米国、欧州、中国、日本、及び国際特許の出願に関する特許法を解説するサイト

特許出願~米国~

出願[Application]

必要書類

出願に際し、以下の書類が必要となる。

  1. 明細書
  2. 図面
  3. 宣言書(発明者の署名入)
  4. IDS(必須ではない)
2012年9月16日の法改正により、法人も出願人となることができます。ただし、この場合には、現地代理人の委任状の提出が必要です。発明者による宣誓書は相変わらず必須の書類です。所定のアプリケーションデータシートの提出により、宣誓書等の提出を認可通知まで先延ばしすることができます(Late File)。

<関連法規>

(特許法第111条;日本語)
第 111 条 出願
(a) 一般
(1) 書面による出願
特許出願は,本法に別段の定めがある場合を除き,長官に対する書面によるものとし,発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。
(2) 内容
特許出願は,次のものを含まなければならない。
(A) 第 112 条によって規定される明細書
(B) 第 113 条によって規定される図面,及び
(C) 第 115 条によって規定される出願人による宣誓書
(3) 手数料及び宣誓書
特許出願には,法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び宣誓書は,明細書及び必要な図面を提出した後で,長官によって定められた,期間内に及び割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。
(4) 提出の不履行
手数料及び宣誓書が所定の期間内に提出されなかった場合は,それに係る特許出願は,放棄されたものとみなされる。ただし,手数料及び宣誓書の提出遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は,この限りでない。特許出願の出願日は,特許商標庁において明細書及び必要な図面が受領された日とする。
(b) 仮出願
(1) 委任
特許の仮出願は,本法に別段の定めがある場合を除き,発明者又は発明者の委任を受けた者が,長官に対し書面により行うものとする。当該出願は,次のものを含まなければならない。
(A) 第 112 条第 1 段落によって規定される明細書,及び
(B) 第 113 条によって規定される図面
(2) クレーム
第 112 条第 2 段落から第 5 段落までによって要求されるクレームは,仮出願においては要求
されない。
(3) 手数料
(A) 当該出願には,法律で定められた手数料が添付されなければならない。
(B) 当該手数料は,明細書及び必要な図面を提出した後で,長官が定める期間内に及び手数
料の納付を含む条件に従って提出することができる。
(C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は,出願は,放棄されたものとみなされ
る。ただし,当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったこ
とを長官が認めるように証明された場合は,この限りでない。
(4) 出願日
仮出願の出願日は,明細書及び必要な図面が特許商標庁において受領された日とする。
(5) 放棄
クレームの不存在に拘らず,適時の請求に基づき,かつ,長官が定めるところに従い,仮出願は,(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は,第 119 条(e)(3)に従うことを条件として,その仮出願は,当該出願の出願日から 12 月が経過したときに放棄されたものとみなされ,かつ,当該 12 月の経過後は,回復することができない。
(6) 仮出願に関する上記以外の基礎
本項及び第 119 条(e)の条件の全てに従うことを条件として,かつ,長官が定めるところに従い,(a)に基づいてなされた特許出願は,特許の仮出願としての取扱を受けることができる。
(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと
仮出願は,第 119 条又は第 365 条(a)に基づく他の出願の優先権,又は第 120 条,第 121 条又は第 365 条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。
(8) 適用規定
特許出願に関する本法の規定は,他に別段の定めがある場合を除き,かつ,特許の仮出願が第 115 条,第 131 条,第 135 条及び第 157 条の適用を受けないことを除き,特許の仮出願に適用される。(特許法第111条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
(特許法第111条;英語)
35 U.S.C. 111 (pre-AIA) Application.
(a) IN GENERAL.
(1) WRITTEN APPLICATION. An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.
(2) CONTENTS. Such application shall include
(A) a specification as prescribed by section 112 of this title;
(B) a drawing as prescribed by section 113 of this title; and
(C) an oath by the applicant as prescribed by section 115 of this title.
(3) FEE AND OATH. The application must be accompanied by the fee required by law. The fee and oath may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.
(4) FAILURE TO SUBMIT. Upon failure to submit the fee and oath within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee and oath was unavoidable or unintentional. The filing date of an application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.
(b) PROVISIONAL APPLICATION.
(1) AUTHORIZATION. A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include
(A) a specification as prescribed by the first paragraph of section 112 of this title; and
(B) a drawing as prescribed by section 113 of this title.
(2) CLAIM. A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112 , shall not be required in a provisional application.
(3) FEE.
(A) The application must be accompanied by the fee required by law.
(B) The fee may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.
(C) Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee was unavoidable or unintentional.
(4) FILING DATE. The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.
(5) ABANDONMENT. Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a). Subject to section 119(e)(3) of this title, if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period.
(6) OTHER BASIS FOR PROVISIONAL APPLICATION. Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e) of this title, and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a) may be treated as a provisional application for patent.
(7) NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE. A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119 or 365(a) of this title or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120 , 121 , or 365(c) of this title.
(8) APPLICABLE PROVISIONS. The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115 , 131 , 135 , and 157 of this title.(特許法第111条;USPTO)
 
(規則1.51;日本語)
§1.51 出願に関する一般的要件
(a) 特許出願は,合衆国特許商標庁長官に対してしなければならない。
(b) §1.53(b)又は§1.53(d)に基づいて提出される完全な出願は,次のものを含む。
(1) 35 U.S.C.第 112 条によって規定されている明細書であって,クレームを含んでいるもの。
§1.71 から§1.77 までを参照。
(2) 宣誓書又は宣言書。§1.63 及び§1.68 を参照。
(3) 必要な場合は,図面。§1.81 から§1.85 までを参照。及び
(4) 所定の出願手数料,調査手数料,審査手数料及び出願サイズ手数料。§1.16 参照。
(c) §1.53(c)に基づいて提出される完全な仮出願は,次のものを含む。
(1) 次の事項を明示する添状
(i) 出願が仮出願であること
(ii) 発明者(単数又は複数)の名称(§1.41(a)(2)参照)
(iii) 記名されている各発明者の居所
(iv) 発明の名称
(v) (該当する場合は)弁護士又は代理人の名称及び登録番号
(vi) (該当する場合は)出願書類を提出する者によってその出願書類を特定するために使用される書類番号
(vii) 通信宛先,及び
(viii) (発明が合衆国政府機関によって,又は合衆国政府機関との契約に基づいてなされた場合は)合衆国政府機関の名称及び政府契約番号
(2) 35 U.S.C.第 112 条第 1 段落によって規定されている明細書。§1.71 参照。
(3) 必要な場合は,図面。§1.81 から§1.85 までを参照。及び
(4) 所定の出願手数料及び出願サイズ手数料。§1.16 参照。
(d) 出願人は,非仮出願に関する情報開示陳述書を提出することを奨励される。§1.97 及び§1.98 参照。仮出願に関しては,情報開示陳述書は提出することができない。(規則1.51;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
(規則1.51;英語)
1.51 General requisites of an application.
(a) Applications for patents must be made to the Director of the United States Patent and Trademark Office.
(b) A complete application filed under § 1.53(b) or § 1.53(d) comprises:
(1) A specification as prescribed by 35 U.S.C. 112 , including a claim or claims, see §§ 1.71 to 1.77 ;
(2) The inventor’s oath or declaration, see §§ 1.63 and 1.64 ;
(3) Drawings, when necessary, see §§ 1.81 to 1.85 ; and
(4) The prescribed filing fee, search fee, examination fee, and application size fee, see § 1.16 .
(c) A complete provisional application filed under § 1.53(c) comprises:
(1) A cover sheet identifying:
(i) The application as a provisional application,
(ii) The name or names of the inventor or inventors, (see § 1.41(a)(2) ),
(iii) The residence of each named inventor,
(iv) The title of the invention,
(v) The name and registration number of the attorney or agent (if applicable),
(vi) The docket number used by the person filing the application to identify the application (if applicable),
(vii) The correspondence address, and
(viii) The name of the U.S. Government agency and Government contract number (if the invention was made by an agency of the U.S. Government or under a contract with an agency of the U.S. Government);
(2) A specification as prescribed by 35 U.S.C. 112(a) , see § 1.71 ;
(3) Drawings, when necessary, see §§ 1.81 to 1.85 ; and
(4) The prescribed filing fee and application size fee, see § 1.16 .
(d) Applicants are encouraged to file an information disclosure statement in nonprovisional applications. See § 1.97 and § 1.98 . No information disclosure statement may be filed in a provisional application.(規則1.51;USPTO)

手数料  [Fee and Charges]

手数料については、小規模事業体の場合小規模事業体以外の場合を参照のこと。

<関連法規>
(規則1.16;JPO)  (規則1.16;USPTO)

37CFR1.55(j),1.78(a)(6),1.78(c)(6)のStatement

2013年3月16日に大幅な特許法改正が行われ、先発明者主義から先願主義に移行しました。改正の過渡期の出願について、旧法を適用するか、新法を適用するかについてのStatementです。

提出が必要となる場合

2013年3月16日以降に米国にされた特許出願であって、2013年3月16日以前の出願を基礎とする優先権を主張しており、優先権を主張できない部分が含まれている場合に、Statementの提出が必要となる。

ただし、分割出願については、親の出願でStatementが提出されている場合には、提出を省略することができる。

効果

出願人が故意にStatementを提出しなかった場合には、誠実義務違反として権利行使の際に不利な扱いとなる可能性がある。

パリ条約に基づく優先権

優先権の手続

米国には、日本出願から1年以内であれば、パリ条約に基づく優先権を主張することができる。優先権を主張することにより、先の日本出願の出願日の利益を享受することができる。
日本出願を基礎として優先権を主張する場合は、優先権証明書の提出は不要である。

優先権を主張したい基礎日本出願を、出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して,特定しなければならない。

<関連法規>

(特許法119条;日本語)
第 119 条 先の出願日の利益;優先権
(a) ある者により合衆国においてなされた発明特許出願の場合において,当該人又はその法定代理人若しくは譲受人が,合衆国においてなされた出願について若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において,又は WTO 加盟国において,先に同一発明に係る正規の特許出願をしているときは,当該発明特許出願は,合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として,同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。ただし,合衆国における実際の出願日前 1 年より前に何れかの国において特許され若しくは刊行物に記載された発明,又は前記出願日前 1 年より前に合衆国において公然実施若しくは販売された発明に係る特許出願に対しては,特許は付与されない。
(b)(1) 特許出願は,外国特許出願の出願番号,その出願がなされた若しくはその出願が指定した知的所有権当局又は国,及び出願日を記載することによって外国出願を特定した優先権主張が,長官が定める出願係属中の期間内に特許商標庁に提出されない限り,優先権を享受する権原を有さない。
(2) 長官は,出願人が優先権主張を適時に提出しなかったときは,当該主張の放棄と考えることができる。長官は,本条に基づく主張の故意によらない遅延を容認するために,割増金の納付を含む受理手続を制定することができる。
(3) 長官は,外国における原出願の願書,明細書及びその基礎とする図面の認証謄本,それらが英語によるものでない場合の翻訳文,並びに長官が必要と考えるその他の書類を要求することができる。当該認証は,外国出願がなされた外国の知的所有権当局によってなされなければならず,かつ,出願日,及び明細書その他の書類の提出日を示すものでなければならない。
(c) 同様の方式により,かつ,同一の条件及び要件に従うことを条件として,本条に定めた権利は,最初にされた外国出願の代わりに,同一外国において正規にされた後の出願を基礎とすることができる。ただし,当該後願の前にされた外国出願が,公衆の閲覧に付されることなく,かつ,如何なる権利も存続させることなく取り下げられ,放棄され又はその他の処分を受けたこと,及び優先権主張の基礎として使用されたことがなく,今後も使用されないことを条件とする。
(d) 出願人がその裁量により特許証又は発明者証の何れかを出願する権利を有する国においてなされた発明者証出願は,特許出願に適用される本条の条件及び要件と同一のものに従うことを条件として,本条に基づく優先権の適用上,合衆国においては特許出願と同一の方式により処理され,かつ,同一の効果を有する。ただし,出願人がその提出時にパリ条約のストックホルム改正の利益を享受する権原を有することを条件とする。
(e)(1) 第 111 条(b)に基づいてなされた仮出願において第 112 条第 1 段落によって定められる方式によって開示されている発明について,仮出願において記名された発明者によって,第 111 条(a)又は第 363 条に基づいてなされた特許出願は,当該発明に関し,第 111 条(b)によりなされる仮出願の日になされた場合と同一の効果を有する。ただし,第 111 条(a)又は第363 条に基づいてなされる特許出願が仮出願の日から 12 月以内になされること,及びその出願が仮出願への明示の言及を含んでいる,含むように補正されていることを条件とする。出願は,先になされた仮出願に明示して言及した補正が出願係属中の長官が定める期間内に提出されない限り,先になされた仮出願に関する本項に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は,指定期間内における当該補正書の不提出を本項に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は,本項に基づく補正書の故意によらない遅延提出を出願係属中に受理することに関し,割増金の納付を含む受理手続を制定することができる。
(2) 第 111 条(b)に基づいてなされた仮出願は,第 41 条(a)(1)(A)又は(C)に定める手数料が納付されていない限り,特許商標庁における手続の基礎とすることができない。
(3) 仮出願の出願日後 12 月である日が土曜日,日曜日又はコロンビア特別区における連邦休日に当たるときは,仮出願の係属期間は,その翌平日又は翌就業日まで延長される。
(f) WTO 加盟国(又は外国の UPOV 締約国)においてなされた植物育成者権出願は,特許出願に適用される本条の条件及び要件と同一のものに従うことを条件として,(a)から(c)までに基づく優先権の適用上,特許出願と同一の効果を有する。
(g) 本条において使用するときは,
(1) 「WTO 加盟国」という用語は,第 104 条(b)(2)において定義される用語と同一の意味を有し,また
(2) 「UPOV 締約国」という用語は,植物の新品種の保護に関する国際条約の締約国を意味する。(特許法第119条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
(特許法119条;英語)
35 U.S.C. 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within twelve months from the earliest date on which such foreign application was filed.
(b)
(1) No application for patent shall be entitled to this right of priority unless a claim is filed in the Patent and Trademark Office, identifying the foreign application by specifying the application number on that foreign application, the intellectual property authority or country in or for which the application was filed, and the date of filing the application, at such time during the pendency of the application as required by the Director.
(2) The Director may consider the failure of the applicant to file a timely claim for priority as a waiver of any such claim. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed claim under this section.
(3) The Director may require a certified copy of the original foreign application, specification, and drawings upon which it is based, a translation if not in the English language, and such other information as the Director considers necessary. Any such certification shall be made by the foreign intellectual property authority in which the foreign application was filed and show the date of the application and of the filing of the specification and other papers.
(c) In like manner and subject to the same conditions and requirements, the right provided in this section may be based upon a subsequent regularly filed application in the same foreign country instead of the first filed foreign application, provided that any foreign application filed prior to such subsequent application has been withdrawn, abandoned, or otherwise disposed of, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served, nor thereafter shall serve, as a basis for claiming a right of priority.
(d) Applications for inventors’ certificates filed in a foreign country in which applicants have a right to apply, at their discretion, either for a patent or for an inventor’s certificate shall be treated in this country in the same manner and have the same effect for purpose of the right of priority under this section as applications for patents, subject to the same conditions and requirements of this section as apply to applications for patents, provided such applicants are entitled to the benefits of the Stockholm Revision of the Paris Convention at the time of such filing.
(e)
(1) An application for patent filed under section 111(a) or section 363 for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in a provisional application filed under section 111(b) , by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under section 111(b) , if the application for patent filed under section 111(a) or section 363 is filed not later than 12 months after the date on which the provisional application was filed and if it contains or is amended to contain a specific reference to the provisional application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed provisional application under this subsection unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed provisional application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this subsection. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this subsection during the pendency of the application
(2) A provisional application filed under section 111(b) may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) has been paid.
(3) If the day that is 12 months after the filing date of a provisional application falls on a Saturday, Sunday, or Federal holiday within the District of Columbia, the period of pendency of the provisional application shall be extended to the next succeeding secular or business day.
(f) Applications for plant breeder’s rights filed in a WTO member country (or in a foreign UPOV Contracting Party) shall have the same effect for the purpose of the right of priority under subsections (a) through (c) of this section as applications for patents, subject to the same conditions and requirements of this section as apply to applications for patents.
(g) As used in this section?
(1) the term “WTO member country” has the same meaning as the term is defined in section 104(b)(2) ; and
(2) the term “UPOV Contracting Party” means a member of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.(特許法第119条;USPTO)

優先権主張の期限

出願人は、米国の出願日から4カ月、又は日本出願の出願日から16カ月の期間の何れか遅い方までに優先権を主張する必要がある。

<関連法規>

(規則1.55;日本語)
§1.55 外国優先権の主張
(a) 非仮出願の出願人は,35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで及び(f),第 172 条並びに第 365条(a)及び(b)に指定される条件に基づいて,1 又は 2 以上の先の外国出願の出願日の利益を主張することができる。
(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づいてされる原出願においては,優先権主張は,その出願の係属中,かつ,その出願の実際の出願日から 4 月,又は先の外国出願の出願日から 16 月の期間の何れか遅い方までに提示しなければならない。この期間は延長することができない。当該主張は,優先権主張の対象とされる外国出願,及び同一主題についてのものであり,優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は,その外国出願を,出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して,特定しなければならない。本項の期間は,35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願に関しては,その出願が次のものである場合は,適用しない。
(A) 意匠出願,又は(B) 2000 年 11 月 29 日前にされた出願(ii) 35 U.S.C.第 371 条を遵守した後の国際出願から国内段階に移行した出願においては,優先権主張は,その出願の係属中,かつ,PCT 及び PCT に基づく規則に定められている期間内に行わなければならない。
(2) 優先権主張及び 35 U.S.C.第 119 条(b)又は PCT 規則 17 に指定されている外国特許出願の認証謄本は,如何なる場合も,特許が付与されるまでに提出しなければならない。優先権主張又は外国出願の認証謄本を発行手数料が納付された後に提出する場合は,§1.17(i)に記載されている処理手数料を添付しなければならないが,特許は,35 U.S.C.第 255 条及び§1.323 に基づく訂正証明書によって訂正が行われる場合を除き,優先権主張を含まないものとする。
(3) 特許商標庁は,次の事情においては,優先権主張及び外国出願の認証謄本が(a)(1)又は
(a)(2)に定めた時期より前に提出されるよう要求することができる。
(i) その出願がインターフェアレンスに関係している場合(§41.202 参照)
(ii) 審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合,又は
(iii) 審査官によって必要とみなされる場合
(4)(i) 非英語外国出願についての英語翻訳文は,次の場合を除き,要求されない。
(A) その出願がインターフェアレンスに関係している場合(§41.202 参照)
(B) 審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合,又は
(C) 審査官から明示して要求された場合
(ii) 英語翻訳文が要求された場合は,その翻訳文は,認証謄本に係る当該翻訳文が正確である旨の陳述書を添えて提出しなければならない。
(b) 一定の状況の下では,非仮出願の出願人は,発明者証及び特許の何れをも付与する国における 1 又は 2 以上の発明者証の出願を基礎として優先権主張をすることができる。35 U.S.C.第 119 条(d)に基づいて,そのような国における発明者証の出願を基礎として優先権を主張するためには,出願人は,(a)に記載されている当該権利についての主張を提出する時に,宣誓供述書又は宣言書を含めなければならない。宣誓供述書又は宣言書は,明示の陳述であって,当該人は,自らが知る限りにおいて,発明者証の出願をする時に,優先権主張の基礎を形成している特定のクレームの主題に関し,特許又は発明者証の何れを出願するかの選択権を有していたことを,調査の上,認めている旨のものを含まなければならない。
(c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き,35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張であって,(a)に定められている期間内に提出されなかったものは,権利放棄されているものとみなされる。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定められている期間の後に提示された場合において,先の外国出願を,その出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは,その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には,次のものが添付されなければならない。
(1) 先の外国出願についての,35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)及び本条に基づく主張(ただし,先に提出されている場合を除く)
(2) §1.17(t)に記載されている割増手数料,及び
(3) (a)(1)に基づいて優先権主張が提出されるべき日からその主張が提出されるまでの遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は,遅延が故意によるものでないか否かについて疑義があるときは,追加情報を要求することができる。
(d) (1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は,次の場合においては,満たされたものとみなされる。
(i) 出願人が別途の書類の形で,特許商標庁が外国出願の謄本を,2 国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(§1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること
(ii) 当該外国出願が,宣誓書若しくは宣言書(§1.63(c)参照)又は出願データシート(§1.76(a)(6)参照)において特定されること,及び
(iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内に,特許商標庁によって受領されること。当該請求は,その出願の出願日から 4 月,又はそれに係る外国出願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに行われなければならない。
(2) 外国出願が,特許商標庁と共に優先権書類交換協定には参加していない外国知的所有権官庁にされたが,当該外国出願の写しがその後,参加外国知的所有権官庁にされた出願において提出された場合は,(d)(1)(i)に基づく請求は,参加外国知的所有権官庁及び当該外国出願の写しが提出された後願の出願番号を特定しなければならない。(規則1.55;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
(規則1.55;英語)
1.55 (pre-AIA) Claim for foreign priority.
(a) An applicant in a nonprovisional application may claim the benefit of the filing date of one or more prior foreign applications under the conditions specified in 35 U.S.C. 119(a) through (d) and (f) , 172 , and 365(a) and (b) .
(1)(i) In an original application filed under 35 U.S.C. 111(a) , the claim for priority must be presented during the pendency of the application, and within the later of four months from the actual filing date of the application or sixteen months from the filing date of the prior foreign application. This time period is not extendable. The claim must identify the foreign application for which priority is claimed, as well as any foreign application for the same subject matter and having a filing date before that of the application for which priority is claimed, by specifying the application number, country (or intellectual property authority), day, month, and year of its filing. The time periods in this paragraph do not apply in an application under 35 U.S.C. 111(a) if the application is:
(A) A design application; or
(B) An application filed before November 29, 2000.
(ii) In an application that entered the national stage from an international application after compliance with 35 U.S.C. 371 , the claim for priority must be made during the pendency of the application and within the time limit set forth in the PCT and the Regulations under the PCT.
(2) The claim for priority and the certified copy of the foreign application specified in 35 U.S.C. 119(b) or PCT Rule 17 must, in any event, be filed before the patent is granted. If the claim for priority or the certified copy of the foreign application is filed after the date the issue fee is paid, it must be accompanied by the processing fee set forth in § 1.17(i) , but the patent will not include the priority claim unless corrected by a certificate of correction under 35 U.S.C. 255 and § 1.323
(3) The Office may require that the claim for priority and the certified copy of the foreign application be filed earlier than provided in paragraphs (a)(1) or (a)(2) of this section:
(i) When the application becomes involved in an interference (see § 41.202 of this title),
(ii) When necessary to overcome the date of a reference relied upon by the examiner, or
(iii) When deemed necessary by the examiner.
(4)(i) An English language translation of a non-English language foreign application is not required except:
(A) When the application is involved in an interference (see § 41.202 of this title),
(B) When necessary to overcome the date of a reference relied upon by the examiner, or
(C) When specifically required by the examiner.
(ii) If an English language translation is required, it must be filed together with a statement that the translation of the certified copy is accurate.
(b) An applicant in a nonprovisional application may under certain circumstances claim priority on the basis of one or more applications for an inventor’s certificate in a country granting both inventor’s certificates and patents. To claim the right of priority on the basis of an application for an inventor’s certificate in such a country under 35 U.S.C. 119(d) , the applicant when submitting a claim for such right as specified in paragraph (a) of this section, shall include an affidavit or declaration. The affidavit or declaration must include a specific statement that, upon an investigation, he or she is satisfied that to the best of his or her knowledge, the applicant, when filing the application for the inventor’s certificate, had the option to file an application for either a patent or an inventor’s certificate as to the subject matter of the identified claim or claims forming the basis for the claim of priority.
(c) Unless such claim is accepted in accordance with the provisions of this paragraph, any claim for priority under 35 U.S.C. 119(a) – (d) or 365(a) not presented within the time period provided by paragraph (a) of this section is considered to have been waived. If a claim for priority under 35 U.S.C. 119(a) – (d) or 365(a) is presented after the time period provided by paragraph (a) of this section, the claim may be accepted if the claim identifying the prior foreign application by specifying its application number, country (or intellectual property authority), and the day, month, and year of its filing was unintentionally delayed. A petition to accept a delayed claim for priority under 35 U.S.C. 119(a) – (d) or 365(a) must be accompanied by:
(1) The claim under 35 U.S.C. 119(a) – (d) or 365(a) and this section to the prior foreign application, unless previously submitted;
(2) The surcharge set forth in § 1.17(t) ; and
(3) A statement that the entire delay between the date the claim was due under paragraph (a)(1) of this section and the date the claim was filed was unintentional. The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional.
(d)(1) The requirement in this section for the certified copy of the foreign application will be considered satisfied if:
(i) The applicant files a request, in a separate document, that the Office obtain a copy of the foreign application from a foreign intellectual property office participating with the Office in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement (participating foreign intellectual property office (see § 1.14(h)(1) );
(ii) The foreign application is identified in the oath or declaration (§ 1.63(c) ) or an application data sheet (§ 1.76(a)(6) ); and
(iii) The copy of the foreign application is received by the Office within the period set forth in paragraph (a) of this section. Such a request should be made within the later of four months from the filing date of the application or sixteen months from the filing date of the foreign application.
(2) If the foreign application was filed at a foreign intellectual property office that is not participating with the Office in a priority document exchange agreement, but a copy of the foreign application was filed in an application subsequently filed in a participating foreign intellectual property office, the request under paragraph (d)(1)(i) of this section must identify the participating foreign intellectual property office and the application number of the subsequent application in which a copy of the foreign application was filed.(規則1.55;USPTO)
 
(パリ条約4条;日本語)
第4条 優先権
(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。(4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の出願は,優先権の主張の基礎とすることができない。
(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。
(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。
(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。
(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。
(2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。
優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
(1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。
(2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。(パリ条約4条)

PCT国内移行

国内移行手続

PCT出願は、国際出願日から30カ月以内に国内移行手続きを完了させなければならない。国内移行手続きとは、翻訳文(英語)の提出及び手数料の支払いのことである。

PCT出願においても、上述の優先権を主張することができる。また、国内移行手続きにおいて、優先権の基礎となる出願の出願日が記載された書類を提出しなければならない。

PCTの米国への国内移行は、バイパス出願を行うことが多いです。バイパス出願とは、国内移行の際に継続出願として出願することです。これにより、完全翻訳である必要が無くなり、米国の明細書の書式で出願することができます。また、新規事項の追加も可能です。

翻訳文提出期間の実質的延長

30カ月ぎりぎりで国内移行を行わなければならない場合には、とりあえず国内手数料及び国際出願の写しのみ提出する。
その後、翻訳文の提出を求める通知が出願人に届くため、その通知の日から2カ月もしくは優先日から30カ月のいずれか遅い方までに翻訳文を提出すればよい。

<関連サイト>
(米国へのPCT国内移行手続き;WIPO)

IDSの提出

出願人は、国内移行日から3カ月以内にIDSを提出しなければならない。

<関連サイト>
(米国へのPCT国内移行手続き;WIPO)  (IDSフォーム;WIPO)

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