米国、欧州、中国、日本、及び国際特許の出願に関する特許法を解説するサイト

拒絶理由通知[Office Action]~米国~

拒絶理由通知[Office Action]

審査官によって審査が行われ、実体審査の要件を満たさないと判断された場合、拒絶理由通知が発行される。応答期間内に拒絶理由通知に応答しなかった場合は、出願を放棄したものとみなされる。

<関連法規>

特許法第132,133条;日本語
第 132 条 拒絶通知;再審査
(a) 審査の結果,クレームが拒絶されるか,又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は,長官は,出願人にその通知をしなければならず,そのときは,当該の拒絶又は異論若しくは要求の理由を示し,出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後,特許を求めるクレームを,補正して又は補正しないで,持続するときは,その出願は,再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。
(b) 長官は,出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。長官は,当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ,また,第 41条(h)(1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては,当該手数料を 50%減額しなければならない。

第 133 条 出願手続の遂行期間
何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後 6 月以内,又は長官が当該処分において指示する 30 日以上のより短い期間内に,出願人が出願手続を遂行しなかった場合は,その出願は,当事者によって放棄されたものとみなされる。ただし,当該遅延が避けられないものであったことが,長官が認めるように証明されたときは,この限りでない。
(特許法第132,133条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報

 
特許法第132,133条;英語
35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination.
(a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.
(b) The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) .
(Amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-560, 582 (S. 1948 secs. 4403 and 4732(a)(10)(A)); amended Sept. 16, 2011, Public Law 112-29, sec. 20(j) (effective Sept. 16, 2012), 125 Stat. 284.)

35 U.S.C. 133 Time for prosecuting application.
Upon failure of the applicant to prosecute the application within six months after any action therein, of which notice has been given or mailed to the applicant, or within such shorter time, not less than thirty days, as fixed by the Director in such action, the application shall be regarded as abandoned by the parties thereto, unless it be shown to the satisfaction of the Director that such delay was unavoidable.
(特許法第132,133条;USPTO)

 
MPEP706日本語
706 クレームの拒絶 [R-5]
出願書類が読まれ,クレームされている発明が理解された後,クレームされている発明に関する先行技術調査が行われる。出願人によって提供された参照事項を含む先行技術調査の結果を伴い,その特許出願は,先行技術の技術水準との関連において再検討及び分析され,そのクレームが有用,新規,非自明かつ実施可能発明を定義しており,明細書において明白に記述されているか否かが決定されなければならない。審査の目標は,手続過程の早い段階で拒絶がある場合はそれを明確に表明することによって,出願人に対し,早期に特許性の証拠を提出する,かつ,それ以外の方法で最も早い時期に完全な応答をする機会を与えるということにある。審査官はその後,次回の庁指令を出す前に,拒絶に応答する意見書及び証拠を含む全ての証拠を再検討する。審査官が,審査に合理的に必要な情報を特許規則 1.105 に基づいて出願人に請求すべきであると判断した場合は,当該請求は,一般に,実体審査に関する第 1 回目の庁指令の発出前又はこれと同時に行われるべきであり,また,MPEP§704.10 以下の手続に従わなければならない。
本便覧のこの部分は,クレーム拒絶の手続を説明するが,審査官は,発明を適切に明示しているクレームを許可することにおけるその役割の重要性を見落としてはならない。
(MPEP706;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706;英語
706 Rejection of Claims [R-11.2013]
After the application has been read and the claimed invention understood, a prior art search for the claimed invention is made. With the results of the prior art search, including any references provided by the applicant, the patent application should be reviewed and analyzed in conjunction with the state of the prior art to determine whether the claims define a useful, novel, nonobvious, and enabled invention that has been clearly described in the specification. The goal of examination is to clearly articulate any rejection early in the prosecution process so that the applicant has the opportunity to provide evidence of patentability and otherwise reply completely at the earliest opportunity. The examiner then reviews all the evidence, including arguments and evidence responsive to any rejection, before issuing the next Office action. Where the examiner determines that information reasonably necessary for the examination should be required from the applicant under 37 CFR 1.105, such a requirement should generally be made either prior to or with the first Office action on the merits and should follow the procedures in MPEP § 704.10et seq.
(MPEP706;USPTO)

応答期間

出願人は、拒絶理由通知が発行された日から3か月以内に拒絶理由通知に応答しなければならない。
<関連法規>

MPEP706.07(f);日本語
706.07(f) 最終拒絶に対する応答期間 [R-6]
最終拒絶に対する応答期間は次の通りである。
(A) 応答のための 3 月の短縮法定期間を設定する最終拒絶の全ては,様式文例 7.39,7.40,7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03,7.42.031 又は 7.42.09 の内の 1 を含まなければならず,それによって出願人に対し,応答書が最終庁指令の日付から 2 月以内に提出される場合は,その短縮法定期間は,最終拒絶の日付から 3 月後,又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了することを通知する。このようにして,変動的応答期間が設定されることになる。「最終庁指令の日付から 2 月」の最終日が土曜日,日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たり,かつ,応答書が,特許規則 1.7(a)の規定による,土曜日,日曜日又は連邦休日でない,その次の日に提出された場合は,その応答書は 2 月期間内に提出されたものとみなされ,短縮法定期間は,最終拒絶の日付から 3 月後,又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了する(MPEP§710.05 参照)。如何なる場合にも,応答のための短縮応答期間が最終拒絶の日付から 6 月より後に満了することはない。
(B) 出願人が最終庁指令に対して最初の応答書をいつ提出するかによって左右される,最終拒絶に関する変動的応答期間を設定する実務は,短縮法定期間が 3 月未満に設定される状況,例えば,再発行訴訟出願(短縮法定期間は 1 月)又は再審査手続には適用されない。
(MPEP706.07(f);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.07(f);英語
706.07(f) Time for Reply to Final Rejection
The time for reply to a final rejection is as follows:

(A) All final rejections setting a 3-month shortened statutory period (SSP) for reply should contain one of form paragraphs 7.39, 7.40, 7.40.01, 7.40.02.fti, 7.40.02.aia, 7.41, 7.41.03, 7.42.03.fti, 7.42.031.fti, or 7.42.09 advising applicant that if the first reply is filed within 2 months of the date of the final Office action, the shortened statutory period will expire at 3 months from the date of the final rejection or on the date the advisory action is mailed, whichever is later. Thus, a variable reply period will be established. If the last day of “2 months of the date of the final Office action” falls on Saturday, Sunday, or a Federal holiday within the District of Columbia, and a reply is filed on the next succeeding day which is not a Saturday, Sunday, or a Federal holiday, pursuant to 37 CFR 1.7(a), the reply is deemed to have been filed within the 2 months period and the shortened statutory period will expire at 3 months from the date of the final rejection or on the mailing date of the advisory action, whichever is later (see MPEP § 710.05). In no event can the statutory period for reply expire later than 6 months from the mailing date of the final rejection.
(B) This procedure of setting a variable reply period in the final rejection dependent on when applicant files a first reply to a final Office action does not apply to situations where a SSP less than 3 months is set, e.g., reissue litigation applications (1-month SSP) or any reexamination proceeding.
(MPEP706.07(f);USPTO)

上述の応答期間は、1カ月単位で、最大3カ月延長することができる。応答期間の延長は、事前の申請は不要であり、応答時に延長する期間に応じた手数料を支払えばよい。

手数料については、小規模事業体の場合小規模事業体以外の場合を参照のこと。

<関連法規>
(規則1.17;JPO)  (規則1.17;USPTO)

応答方法

拒絶理由通知に対しては、補正書意見書の提出又は再考慮請求を提出することにより応答する。

なお、上記の対応の他に、審査官が発明を理解していないと思われる場合等は、補正書意見書の提出前にインタビューを行うことも有効である。

クエイル指令[Quayle Action]

拒絶理由通知の一種で、形式的な不備のみを通知するものをいう。形式的な不備とは、例えば、クレーム中における”a”と”the”の誤記等である。上述の形式的不備を解消することにより、認可となる。

クエイル指令の応答期限は、2カ月となる。手数料を支払うことにより、最大6か月まで延長することができる。

<関連法規>

MPEP714.14;日本語
¶7.51 クエイル指令
この出願は,次の方式事項を除き,特許付与可能な状態である。[1]。
実体に関する手続は,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)
に基づく実務に従って終結する。この指令に対する短縮法定返答期間は,本状の郵送日から 2 月で満了することを定める。
(MPEP714.14;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP714.14;英語
¶ 7.51 Quayle Action
This application is in condition for allowance except for the following formal matters: [1].

Prosecution on the merits is closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935).

A shortened statutory period for reply to this action is set to expire TWO MONTHS from the mailing date of this letter.
(MPEP714.14;USPTO)

補正書[Amendment]

補正書の意義

補正書を提出してクレームの内容を限定することにより、引例との差異を明確にして拒絶理由を解消することができる。

最後の拒絶理由通知では、補正可能な範囲が制限されるため、発明の特徴部分は、今回の補正で従属クレームに盛り込んだほうが良いです。
これにより、次回最後の拒絶理由通知が発行されたとしても、追加した従属クレームが認可となっていれば、認可状態の従属クレームを盛り込むことにより認可となります。

補正書の書式

クレームを削除してクレームの番号が変わる場合であっても、補正書では番号は修正しない。認可される際に、クレームの番号が順番通りに修正される。

クレームの補正では、補正する部分を下線、取消線等で示したマーキング版と、それらが記載されていないクリーン版の両方を提出する。
各クレーム番号の直後に、以下の文言を付す必要がある。

識別用語
状態 用語
  出願時と同一のクレーム   Original
  今回の補正書で補正したクレーム   Currently Amended
  取消すクレーム   Canceled
  審査対象外のクレーム
(選択要求で選択しなかったクレーム)
  Withdrawn
  新に追加したクレーム   New
  前回の補正書で補正したクレーム   Previously Presented
  最後の拒絶理由通知の際の補正で
却下されたクレーム
  Not Entered

 

Amendmentのフォーム;USPTO

<関連法規>

規則1.121;日本語
§1.121 出願に関して補正をする方法
(a) 再発行出願以外の出願に関する補正
再発行出願以外の出願に関する補正は,§1.52 に従い,指定された補正が行われることを指示する書類を提出することによって行われる。
(b) 明細書
明細書に関する補正であって,クレーム,コンピュータ一覧(§1.96)及び配列一覧(§1.825)以外に関するものは,本条に定める方法で,段落を追加,削除若しくは差し替えることにより,項目を差し替えることにより,又は差替明細書によって行われなければならない。
(1) 段落を削除,差替又は追加する補正
項目見出し又は発明の名称についての補正を含め,明細書の補正であって,補正の目的上,段落についての補正と考えられるものは,次のものを提出することによって行わなければならない。
(i) 指図書であって,個所を明確に特定して,明細書の 1 若しくは 2 以上の段落を削除し,1の段落を 1 若しくは 2 以上の段落に差し替え,又は 1 若しくは 2 以上の段落を挿入するためのもの
(ii) 差替段落の全文であって,その段落の旧版に関する変更の全てを示す表示が行われているもの。追加された主題に係る文言は,追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項に係る文言は,取消線で示されるものとするが,連続する5 以下の文字の削除を示すために削除される文字の前後に置かれた二重括弧を使用することができる。削除される主題に係る文言は,取消線を容易に認識することができない場合は,二重括弧に入れることによって示されなければならない。
(iii) 追加される段落の全文であって,下線が付されていないもの,及び
(iv) 削除される段落の全文は,取消線の使用又は二重括弧内に入れることによって,示してはならない。削除の指図は,段落番号によって段落を特定することができ,又は,段落の特定上必要なときは,その段落の初め及び終わりの数語を含むことができる。
(2) 差替項目による補正
明細書の項目が§1.77(b),§1.154(b)又は§1.163(c)に定められている項目見出しを含む場合は,明細書の補正であって,クレームについてのもの以外は,次のものを提出することによって行うことができる。
(i) 項目見出しへの言及,及び指図書であって,個所を明確に特定して,明細書の該当項目を削除し,削除される項目を差替項目によって差し替えるためのもの,及び
(ii) 差替項目であって,その項目の旧版に関する変更の全てを示す表示が行われているもの。追加された主題の文言は,追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項の文言は,取消線によって示されなければならないが,ただし,連続する 5 以下の文字の削除を示すために,削除された文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題に係る文言は,取消線を容易に認識することができるものでない場合は,二重括弧に入れることによって示されなければならない。
(3) 差替明細書による補正
クレームを除く明細書は,次のものを提出することによっても補正することができる。
(i) 明細書を差し替えるための指図書,及び
(ii) §1.125(b)及び(c)に従った差替明細書
(4) 前に削除された段落又は項目の回復
前に削除された段落又は項目は,前に削除された段落又は項目を追加するその後の補正によってのみ,回復することができる。
(5) 後続の補正書における表示
段落又は項目が最初の補正書によって補正された場合は,その段落又は項目は,それが再度補正されるか又は差替明細書が提出される場合を除き,後続の補正書において表示してはならない。
(c) クレーム
クレームが取り消される場合を除き,クレームの補正は,そのクレーム全体を,本条に記載するとおりに,変更(例えば,追加及び削除)を加えて書き換えることによって行われなければならない。現存のクレームについての変更,現存のクレームの取消又は新規クレームの追加を含む各補正書は,係属している及び取り下げられた全てのクレームの本文を含め,その出願に関してそれまでに提出された全てのクレームに関する完全な一覧を含まなければならない。補正書の中の,それらのクレームの本文を含むクレーム一覧は,その出願に係るクレームについての旧版の全てに代わるものとする。クレーム一覧においては,全てのクレームの状態が,次の識別用語,すなわち,「原」,「今回補正」,「取消」,「取下」,「先に提出」,「新規」及び「未記録」の 1 を括弧に入れて使用することにより,個々のクレーム番号の後に表示されなければならない。
(1) クレーム一覧
クレーム一覧に表示されるクレームの全ては,昇順の数字に従って表示されていなければならない。「取消」又は「未記録」という同一の状態を有している連続するクレームは,1 の記述(例えば,クレーム 1-5「取消」)に集約することができる。クレーム一覧は,補正書の独立した用紙上で開始しなければならず,また,それらのクレームの何れかの部分の本文を含む紙面は,補正に係る他の部分を含んでいてはならない。
(2) マーキングを付したクレーム本文が要求される場合
補正書によって今回補正されようとしている全てのクレームは,クレーム一覧に表示されなければならず,「今回補正」の状態を表示しなければならず,また,そのクレームに関する直前の文言(直前版)に関する変更を表示するマーキングを付して提出されなければならない。追加される主題の本文は,追加される本文に下線を付すことによって示されていなければならない。削除される事項の本文は,取消線によって示されなければならないが,ただし,連続する 5 以下の文字の削除を示すためには,削除される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題の本文は,取消線を容易に認識することができない場合は,二重括弧内に入れることによって示されなければならない。「今回補正」又は「取下」(補正も行われようとしている場合)の状態にあるクレームに限り,マーキングを含むものとする。取り下げられるクレームが,そのとき補正される場合は,クレーム一覧におけるその状態は,「取下-今回補正」として表示することができる。
(3) クリーン版のクレーム本文が要求される場合
係属しているクレームであって,そのとき,補正されようとしていないものの全てに係る本文は,クリーン版のクレーム一覧において,すなわち,本文の表示にマーキングを付さずに,表示されなければならない。「原」,「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係るクリーン版の提出は,「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係る直前版にマーキングが付されていた場合は,そのマーキングを削除したことを除き,その直前版に関する変更が行われていない旨の主張を構成する。補正によって追加されるクレームは,「新規」の状態のものとして表示されなければならず,また,クリーン版により,すなわち,下線を付さないで提出されなければならない。
(4) クレームの本文を提出してはならない場合:クレームの取消
(i) クレーム一覧中の「取消」又は「未記録」の状態を有するクレームに関しては,クレーム本文を提示してはならない。
(ii) クレームの取消は,特定のクレーム番号を取り消す指図によって行われる。クレーム一覧においてクレームを「取消」の状態として記載することは,そのクレームを取り消す指図を構成する。
(5) 前に取り消されたクレームの回復
前に取り消されたクレームは,新規のクレーム番号を付して,そのクレームを「新規」として追加する場合に限り,回復させることができる。
(d) 図面
1 又は 2 以上の出願図面の補正は,次の方式で行われなければならない。出願図面についての変更は,§1.84 に従っていなければならず,また,その変更は補正書の付属書とされ,その上端余白に「差替用紙」と表示された,図面の差替用紙上で提出されなければならない。図面の差替用紙は,1 の図のみが補正される場合であっても,その用紙の直前版に記載されていた全ての図を含んでいなければならない。追加の図を含む新たな図面用紙は,その上端余白に「新規用紙」と表示されなければならない。図面についての全ての変更は,補正用紙の図面補正又は備考の項目の何れかにおいて詳細に説明されなければならない。
(1) 変更がされた旨の注釈を含む,補正された図についての加筆された写しを含めることができる。加筆された写しは,明瞭に「注釈付き用紙」として表示されなければならず,また,図面の変更を説明する補正又は備考の項目として提出されなければならない。
(2) 変更がされた旨の注釈を含む,補正された図についての加筆された写しは,審査官から要求されたときは,提出されなければならない。
(e) 開示の一貫性
開示は,特許商標庁からの要求があったときは,説明及び定義の不正確を訂正するために,また,クレーム,明細書の残余部分及び図面の間の実質的整合性を確保するために補正されなければならない。
(f) 新規事項の不許可
補正は,出願の開示に新規事項を導入することができない。
(g) 審査官補正書に対する適用除外審査官補正書の形で特許商標庁によって行われる,クレームを含む出願明細書の変更は,挿入又は削除が行われるべき正確な個所を特定して審査官補正書に記載されている主題を挿入又は削除する明示の指図によって行うことができる。(b)(1),(b)(2)又は(c)の遵守は要求されない。
(h) 補正書の項目
補正書の各項目(例えば,クレームの補正,明細書の補正,差替図面及び備考)は,独立したページ上で開始しなければならない。
(i) 再発行出願に関する補正
再発行出願における説明及びクレームについての補正は,§1.173 に従って行われなければならない。
(j) 再審査手続に関する補正
再審査手続に含まれている特許に係る説明及びクレームについての補正は,§1.530 に従って行われなければならない。
(k) 仮出願に関する補正
仮出願に関する補正は,通常は行われない。ただし,仮出願について補正が行われる場合は,補正は本条の規定に従わなければならない。仮出願についての補正書は,仮出願ファイルには入れられるが,記録することはできない。
(規則1.121;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.121;英語
1.121 Manner of making amendments in applications.
(a) Amendments in applications, other than reissue applications. Amendments in applications, other than reissue applications, are made by filing a paper, in compliance with § 1.52 , directing that specified amendments be made.
(b) Specification. Amendments to the specification, other than the claims, computer listings (§ 1.96 ) and sequence listings (§ 1.825 ), must be made by adding, deleting or replacing a paragraph, by replacing a section, or by a substitute specification, in the manner specified in this section.
(1) Amendment to delete, replace, or add a paragraph . Amendments to the specification, including amendment to a section heading or the title of the invention which are considered for amendment purposes to be an amendment of a paragraph, must be made by submitting:
(i) An instruction, which unambiguously identifies the location, to delete one or more paragraphs of the specification, replace a paragraph with one or more replacement paragraphs, or add one or more paragraphs;
(ii) The full text of any replacement paragraph with markings to show all the changes relative to the previous version of the paragraph. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strikethrough cannot be easily perceived;
(iii) The full text of any added paragraphs without any underlining; and
(iv) The text of a paragraph to be deleted must not be presented with strike-through or placed within double brackets. The instruction to delete may identify a paragraph by its paragraph number or include a few words from the beginning, and end, of the paragraph, if needed for paragraph identification purposes.
(2) Amendment by replacement section . If the sections of the specification contain section headings as provided in § 1.77(b) , § 1.154(b) , or § 1.163(c) , amendments to the specification, other than the claims, may be made by submitting:
(i) A reference to the section heading along with an instruction, which unambiguously identifies the location, to delete that section of the specification and to replace such deleted section with a replacement section; and;
(ii) A replacement section with markings to show all changes relative to the previous version of the section. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strike-through cannot be easily perceived.
(3) Amendment by substitute specification . The specification, other than the claims, may also be amended by submitting:
(i) An instruction to replace the specification; and
(ii) A substitute specification in compliance with §§ 1.125(b) and (c) .
(4) Reinstatement of previously deleted paragraph or section . A previously deleted paragraph or section may be reinstated only by a subsequent amendment adding the previously deleted paragraph or section.
(5) Presentation in subsequent amendment document . Once a paragraph or section is amended in a first amendment document, the paragraph or section shall not be represented in a subsequent amendment document unless it is amended again or a substitute specification is provided.
(c) Claims. Amendments to a claim must be made by rewriting the entire claim with all changes ( e.g., additions and deletions) as indicated in this subsection, except when the claim is being canceled. Each amendment document that includes a change to an existing claim, cancellation of an existing claim or addition of a new claim, must include a complete listing of all claims ever presented, including the text of all pending and withdrawn claims, in the application. The claim listing, including the text of the claims, in the amendment document will serve to replace all prior versions of the claims, in the application. In the claim listing, the status of every claim must be indicated after its claim number by using one of the following identifiers in a parenthetical expression: (Original), (Currently amended), (Canceled), (Withdrawn), (Previously presented), (New), and (Not entered).
(1) Claim listing. All of the claims presented in a claim listing shall be presented in ascending numerical order. Consecutive claims having the same status of “canceled” or “not entered” may be aggregated into one statement ( e.g., Claims 1?5 (canceled)). The claim listing shall commence on a separate sheet of the amendment document and the sheet(s) that contain the text of any part of the claims shall not contain any other part of the amendment.
(2) When claim text with markings is required. All claims being currently amended in an amendment paper shall be presented in the claim listing, indicate a status of “currently amended,” and be submitted with markings to indicate the changes that have been made relative to the immediate prior version of the claims. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. The text of any deleted matter must be shown by strike-through except that double brackets placed before and after the deleted characters may be used to show deletion of five or fewer consecutive characters. The text of any deleted subject matter must be shown by being placed within double brackets if strike-through cannot be easily perceived. Only claims having the status of “currently amended,” or “withdrawn” if also being amended, shall include markings. If a withdrawn claim is currently amended, its status in the claim listing may be identified as “withdrawn? currently amended.”
(3) When claim text in clean version is required. The text of all pending claims not being currently amended shall be presented in the claim listing in clean version, i.e., without any markings in the presentation of text. The presentation of a clean version of any claim having the status of “original,” “withdrawn” or “previously presented” will constitute an assertion that it has not been changed relative to the immediate prior version, except to omit markings that may have been present in the immediate prior version of the claims of the status of “withdrawn” or “previously presented.” Any claim added by amendment must be indicated with the status of “new” and presented in clean version, i.e., without any underlining.
(4) When claim text shall not be presented; canceling a claim.
(i) No claim text shall be presented for any claim in the claim listing with the status of “canceled” or “not entered.”
(ii) Cancellation of a claim shall be effected by an instruction to cancel a particular claim number. Identifying the status of a claim in the claim listing as “canceled” will constitute an instruction to cancel the claim.
(5) Reinstatement of previously canceled claim. A claim which was previously canceled may be reinstated only by adding the claim as a “new” claim with a new claim number.
(d) Drawings : One or more application drawings shall be amended in the following manner: Any changes to an application drawing must be in compliance with § 1.84 and must be submitted on a replacement sheet of drawings which shall be an attachment to the amendment document and, in the top margin, labeled “Replacement Sheet”. Any replacement sheet of drawings shall include all of the figures appearing on the immediate prior version of the sheet, even if only one figure is amended. Any new sheet of drawings containing an additional figure must be labeled in the top margin as “New Sheet”. All changes to the drawings shall be explained, in detail, in either the drawing amendment or remarks section of the amendment paper.
(1) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the changes made, may be included. The marked-up copy must be clearly labeled as “Annotated Sheet” and must be presented in the amendment or remarks section that explains the change to the drawings.
(2) A marked-up copy of any amended drawing figure, including annotations indicating the changes made, must be provided when required by the examiner.
(e) Disclosure consistency. The disclosure must be amended, when required by the Office, to correct inaccuracies of description and definition, and to secure substantial correspondence between the claims, the remainder of the specification, and the drawings.
(f) No new matter. No amendment may introduce new matter into the disclosure of an application.
(g) Exception for examiner’s amendments. Changes to the specification, including the claims, of an application made by the Office in an examiner’s amendment may be made by specific instructions to insert or delete subject matter set forth in the examiner’s amendment by identifying the precise point in the specification or the claim(s) where the insertion or deletion is to be made. Compliance with paragraphs (b)(1), (b)(2), or (c) of this section is not required.
(h) Amendment sections. Each section of an amendment document ( e.g., amendment to the claims, amendment to the specification, replacement drawings, and remarks) must begin on a separate sheet.
(i) Amendments in reissue applications. Any amendment to the description and claims in reissue applications must be made in accordance with § 1.173 .
(j) Amendments in reexamination proceedings. Any proposed amendment to the description and claims in patents involved in reexamination proceedings must be made in accordance with § 1.530 .
(k) Amendments in provisional applications. Amendments in provisional applications are not usually made. If an amendment is made to a provisional application, however, it must comply with the provisions of this section. Any amendments to a provisional application shall be placed in the provisional application file but may not be entered.
(規則1.121;USPTO)

補正の際の留意点

補正の際には、新規事項の追加[New matter]とならないように気を付ける必要がある。新規事項の追加となった場合には、再度拒絶理由通知が発行される。

クレームについて新規事項の追加と判断された場合には特許法第112条に基づいて、明細書について新規事項の追加と判断された場合には、特許法第132条に基づいてそれぞれ拒絶される。

クレームを補正した際は、明細書の[Summary]の記載もクレームの記載に合わせて修正することが好ましい。

<関連法規>

特許法第112条;日本語
第 112 条 明細書
明細書は,その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し,使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ正確な用語によって,発明並びにその発明を製造,使用する手法及び方法の説明を含まなければならず,また,発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。
明細書は,出願人が自己の発明とみなす主題を特定し,明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。
クレームは,独立形式で,又は事件の内容上適切な場合は,従属形式若しくは多項従属形式で記載することができる。
次の段落に従うことを条件として,従属形式のクレームは,先に記載された 1 のクレームを引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。従属形式のクレームは,それが引用するクレームに係る全ての限定事項を含んでいると解釈される。
多項従属形式のクレームは,先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは,他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは,引用により,それが関係していると考えられる特定のクレームの全ての限定事項を含んでいると解釈される。
組合せに係るクレームの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用,及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。
(特許法第112条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第112条;英語
35 U.S.C. 112 (pre-AIA) Specification.
[Editor Note: Not applicable to any patent application filed on or after September 16, 2012. See 35 U.S.C. 112 for the law otherwise applicable.]

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
(特許法第112条;USPTO)

 
特許法第132条;日本語
第 132 条 拒絶通知;再審査
(a) 審査の結果,クレームが拒絶されるか,又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は,長官は,出願人にその通知をしなければならず,そのときは,当該の拒絶又は異論若しくは要求の理由を示し,出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後,特許を求めるクレームを,補正して又は補正しないで,持続するときは,その出願は,再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。
(b) 長官は,出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。長官は,当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ,また,第 41条(h)(1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては,当該手数料を 50%減額しなければならない。
(特許法第132条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第132条;英語
35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination.
(a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.
(b) The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) .
(特許法第132条;USPTO)
 
MPEP608.04;日本語
608.04 新規事項
特許規則 1.121 出願に関して補正をする方法
*****
(f) 新規事項は不可。如何なる補正も,出願の開示に新規事項を導入することができない。
*****
開示を確立するに際し,出願人は,出願時の明細書及び図面のみならず,原クレームにも,その内容により正当化される場合は,依拠することができる。MPEP§608.01(l)参照。
新規事項を含む,明細書及びクレームの補正は,通常は受け取られるが,当該事項は明細書の説明部分から削除するよう要求され,また,それによって影響を受けるクレームは特許法第 112 条第 1 段落に基づいて拒絶される。
新規事項が明細書に導入される場合は,その補正に対しては,特許法第 132 条(再発行出願の場合は特許法第 251 条)に基づいて異論が唱えられ,また,その新規事項を削除するための要求がされるべきである。新規事項とみなされる主題は,審査官が明確にこれを特定しなければならない。新規事項が,クレーム中に記入される,又はクレームの範囲に影響を与える場合は,影響を受けるクレームは,その新規事項が原初にされた出願の中で記述されていないことを理由として,特許法第 112 条第 1 段落に基づいて拒絶されるべきである。
図面についての「新規事項」補正は,通常は採用されない。「新規事項」を含む追加又は差替用紙も,TC 技術支援職員によって暫定的に採用されている場合であっても,採用されない。
MPEP§608.02(h)参照。
新規事項についての審査官の判断については,申請し又は審判請求することができる。MPEP§608.04(c)参照。
再発行出願における新規事項に関しては,MPEP§1411.02 参照。また差替明細書における新規事項に関しては,MPEP§608.01(q)参照。
(MPEP608.04;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP608.04;英語
608.04 New Matter [R-11.2013]
37 C.F.R. 1.121 Manner of making amendments in applications.
*****

(f) No new matter. No amendment may introduce new matter into the disclosure of an application.
*****

In establishing a disclosure, applicant may rely not only on the specification and drawing as filed but also on the original claims if their content justifies it. See MPEP § 608.01(l).

While amendments to the specification and claims involving new matter are ordinarily entered, such matter is required to be canceled from the descriptive portion of the specification, and the claims affected are rejected under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph.

When new matter is introduced into the specification, the amendment should be objected to under 35 U.S.C. 132 (35 U.S.C. 251 if a reissue application) and a requirement made to cancel the new matter. The subject matter which is considered to be new matter must be clearly identified by the examiner. If the new matter has been entered into the claims or affects the scope of the claims, the claims affected should be rejected under 35 U.S.C. 112, first paragraph, because the new matter is not described in the application as originally filed.

A “new matter” amendment of the drawing is ordinarily not entered; neither is an additional or substitute sheet containing “new matter” even though provisionally entered by the TC technical support staff. See MPEP § 608.02(h).

The examiner’s holding of new matter may be petitionable or appealable. See MPEP § 608.04(c).

For new matter in reissue application, see MPEP § 1411.02. For new matter in substitute specification, see MPEP § 608.01(q).
(MPEP608.04;USPTO)

意見書[Remarks]

意見書は、補正書と併せて提出する。意見書では、審査官にクレームに記載された発明と引用発明との差異点を説明し、拒絶の理由が妥当ではない旨を主張する。

禁反言などを考慮して、反論は明確かつ簡潔に行うことが望ましい。
審査官によって挙げられた引例が、引例としての地位を有していない場合などは、意見書においてその旨を主張する。

意見書では、審査官から指摘された拒絶理由のすべてについて言及しなければならない。

再考慮請求[Request for reconsideration ]

クレームを補正することなく、反論のみを行う場合に提出する。審査官が発明又は引用発明を誤認している場合に有効である。

インタビュー[Interview]

審査官の所に出向いて、又は電話によってインタビューをすることができる。インタビューを通じて、審査官から補正の方向性を探ることができるというメリットがある。

また、審査官が本願発明を誤認している場合には、正しく発明を理解してもらうためにインタビューが有効である。

米国では、審査官は比較的容易にインタビューに応じてくれるため、積極的に活用するべきである。インタビューが行われた後、インタビューの概要を記載したインタビューサマリーを提出する。

最後の拒絶理由通知が発行された後は、補正が制限されるため、発行前にインタビューを行うことが得策である。

<関連法規>

MPEP713;日本語
713 面談
出願人,弁護士又は代理人が審査官の元に直接出向くこと,若しくは当該当事者が審査官と電話若しくはビデオ会議で面談をすること又は審査官による検討を求めて電子メールで検討事項を提示することは,面談とみなされる。
(MPEP713;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP713;英語
713 Interviews [R-11.2013]
Discussions between an applicant and an examiner are often indispensable to advance the prosecution of a patent application. Generally, interviews that improve the mutual understanding of specific issues in an application should be promoted. Properly conducted, an interview can bridge the gap between an examiner and an applicant with regard to the substantive matters at issue in an application. Interviews often help to advance prosecution and identify patentable subject matter. The applicant and the examiner should consider the advantages of conducting an interview to advance the prosecution of a particular patent application. Positions presented during an interview should be advanced with decorum and courtesy.

An interview should be granted when the nature of the case is such that the interview serves to develop or clarify outstanding issues in an application. Both applicants and examiners should understand that interview time is limited for both, and therefore they should use the interview time efficiently. Both parties should ensure the interview does not extend beyond a reasonable time and minimize interruptions during the interview. Applicants and examiners should facilitate the grouping of interviews where effective.

All discussions between the applicant/practitioner and the examiner regarding the merits of a pending application will be considered an interview and are to be made of record. This includes any and all records or communications received in connection with the interview, whether the interview was conducted in-person or through a telephone conversation, video conference, electronic mail, or electronic message system. This policy and other interview tips are detailed in the Interview Best Practices document which is available at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interview_ best_ practices.pdf. Where an electronic record is created as part of the interview, e.g., a series of electronic messages, a copy of the electronic record is to be made of record in the application. Where an electronic record is not created a summary of the interview must be made of record.
(MPEP713;USPTO)

PAGETOP
Copyright © gaikoku-pat.com All Rights Reserved.