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実体審査~米国~

2013年3月16日から米国は、先発明者主義から先願主義に移行しました。大幅な法改正がなされましたが、下記の内容は法改正前の内容です。ご注意ください。

特許を受けるための要件

特許出願が認可されるためには、主に以下の要件を満たさなければならない。

  1. 特許法第101条:主題
    <関連法規>
    特許法第101条;日本語
    第 101 条
    特許を受けることができる発明 新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良 を発明又は発見した者は,本法の定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得 することができる。(特許法第101条;JPO) 
    【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
     
    特許法101条;英語
    35 U.S.C. 101 Inventions patentable.
    Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.(特許法第101条;USPTO)
  2. 特許法第102条:新規性
    <関連法規>
    特許法第102条;日本語
    第 102 条 特許要件;新規性
    (a) 新規性;先行技術
    何人も特許を受けることができるものとするが,次の事情があるときは,この限りでない。
    (1) クレームされた発明が,当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に,特許されて
    いた,印刷刊行物に記述されていた,又は,公然使用,販売その他の形で公衆の利用に供さ
    れていたこと,又は
    (2) クレームされた発明が,第 151 条に基づいて発行された特許又は第 122 条(b)に基づいて
    公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており,それにおいて,その特許
    又は出願の何れか該当するものものが,他の発明者を記名しており,かつ,クレームされた
    発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと
    (b) 例外
    (1) クレームされた発明に係る有効出願日前 1 年内にされた開示
    クレームされた発明の有効出願日前 1 年内にされた開示は,クレームされた発明に対する
    (a)(1)に基づく先行技術ではないものとするが,次の事項を条件とする。
    (A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって,又は発明者又は共同発明者から直接又
    は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと,又は
    (B) 開示された主題が,同開示の前に,発明者若しくは共同発明者によって,又は発明者又
    は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示
    されていたこと
    (2) 出願及び特許に表示されている開示
    開示は,次の事情があるときは,クレームされた発明に対する(a)(2)に基づく先行技術では
    ないものとする。
    (A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと
    (B) 開示された主題が,同主題が(a)(2)に基づいて有効に出願される前に,発明者若しくは
    共同発明者によって,又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得
    したそれ以外の者によって公然開示されていたこと,又は
    (C) 開示された主題及びクレームされた発明が,クレームされた発明に係る有効出願日まで,
    同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと
    (c) 共同研究契約に基づく共通所有権
    開示された主題及びクレームされた発明は,(b)(2)(C)の規定の適用においては,同一人によ
    って所有されていた,又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされるが,次の
    事項を条件とする。
    (1) クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の 1 又は複
    数の者によって,又は同人のために,開示された主題が開発されてクレームされた発明がな
    されたこと
    (2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として,クレームされた発明がなされたこ

    (3) クレームされた発明についての特許出願が,共同研究契約当事者の名称を開示している
    か,又は,開示するように修正されること
    (d) 先行技術として有効な特許及び公開出願
    ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否か
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    を決定する目的では,当該の特許又は出願は,その特許又は出願に記述されている主題に関
    して,次の日に有効に出願されていたものとみなす。
    (1) (2)が適用されない場合は,その特許又は特許出願の実際の出願日,又は
    (2) その特許又は特許出願が,先にされた 1 又は複数の特許出願に基づいて,第 119 条,第
    365 条(a)若しくは第 365 条(b)に基づく優先権又は第 120 条,第 121 条若しくは第 365 条(c)
    に基づく利益を主張することができる場合は,その主題を記述している出願の中の最先のも
    のの出願日(特許法第102条;JPO) 
    【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
     
    特許法第102条;英語
    35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
    [Editor Note: Applicable to any patent application subject to the first inventor to file provisions of the AIA
    (a) NOVELTY; PRIOR ART.?A person shall be entitled to a patent unless?
    (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
    (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151 , or in an application for patent published or deemed published under section 122(b) , in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
    (b) EXCEPTIONS.
    (1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.?A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if-
    (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
    (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
    (2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.?A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if-
    (A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
    (B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
    (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
    (c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.?Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if-
    (1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;
    (2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and
    (3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.
    (d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART. For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application.
    (1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or
    (2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119 , 365(a) , or 365(b) or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120 , 121 , or 365(c) , based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.(特許法第102条;USPTO)
  3. 特許法第103条:非自明性
    <関連法規>
    特許法第103条;日本語
    第 103 条 特許要件:自明でない主題
    クレームされた発明についての特許は,クレームされた発明が第 102 条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても,クレームされた発明と先行技術との間の差異が,クレームされた発明が全体として,クレームされた発明の有効出願日前に,クレームされた発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合には,取得することができない。特許性は,その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。(特許法第103条;JPO) 
    【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
     
    特許法103条;英語
    35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
    A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102 , if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.(特許法第103条;USPTO)
  4. 特許法第112条:明瞭性

    <関連法規>

    特許法第101条;日本語
    第 112 条 明細書
    (a) 一般
    明細書は,その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し,使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ正確な用語によって,発明並びにその発明を製造,使用する手法及び方法の説明を含まなければならず,また,発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していな
    ければならない。
    (b) 結び
    明細書は,発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し,明白にクレームする 1 又は2 以上のクレームで終わらなければならない。
    (c) 形式
    クレームは,独立形式で,又は事件の内容上適切な場合は,従属形式若しくは多項従属形式で記載することができる。
    (d) 従属形式における引用
    (e)に従うことを条件として,従属形式のクレームは,先に記載された 1 のクレームを引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。従属形式のクレームは,それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでいると解釈される。
    (e) 多項従属形式における引用
    多項従属形式のクレームは,先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは,他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは,引用により,それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈される。
    (f) 組合せに係るクレームの要素
    組合せに係るクレームの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を詳述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。(特許法第112条;JPO)
    【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
     
    特許法112条;英語
    35 U.S.C. 112 Specification.(a) IN GENERAL. The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.
    (b) CONCLUSION.?The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
    (c) FORM. A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.
    (d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS. Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.
    (e) REFERENCE IN MULTIPLE DEPENDENT FORM. A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.
    (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION. An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.(特許法第112条;USPTO)

特許法第101条

発明の保護対象

特許法101条は、発明、方法について定義されている。クレームに記載されている発明は、「有用、具体的かつ有形の成果」を有していなければならない。つまり、単なる自然法則や自然現象は特許の保護対象とはならない。

法定の保護対象である方法、機械、製造物又は組成物に相当しない構成要素は、特許法第 101 条に基づき拒絶される。具体的には、音楽、文学、美術、写真及び事実又はデータの単なる配列又は編集等、機能的相互関係を持たない一定タイプの要素は、保護対象とはならない。
(MPEP2106より一部抜粋)

<関連法規>
(MPEP2106;JPO)  (MPEP2106;USPTO)

二重特許[Double Patent]

二重特許とは、他の出願と、出願人が同一でクレームの内容も同一である場合をいう。実質的な権利期間の延長防止のため、二重特許は拒絶される。

判例によって確立された、「自明性の二重特許[obviousness type double patent]」がある。他の出願と、出願人が同一でクレームが他の出願から自明である場合は、自明性の二重特許であるとして拒絶される。

二重特許、及び自明性の二重特許は、以下に述べるターミナルディスクレイマーを提出することにより解消する。

<関連法規>
(MPEP804;USPTO)

ターミナルディスクレイマー[Terminal Disclaimer]

ターミナルディスクレイマーとは、拒絶の対象となっている出願と、引用例として挙げられた自らの出願との特許権の存続期間の終了時期を一致させるための手続きである。換言すると、特許権の存続期間を部分的に放棄する手続きである。
ターミナルディスクレイマーの提出により、自明性の二重特許を解消することができる。

ターミナルディスクレイマーを提出した場合は、特許権の分離移転をすることができなくなる。ターミナルディスクレイマーには、出願人又は代理人の署名が必要となる。

ターミナルディスクレイマーのフォーム;USPTO

<関連法規>

特許法第253条;日本語
第 253 条 権利の部分放棄
(a) 一般
特許に係る 1 のクレームが無効である場合は,残余のクレームがそれによって無効にされることはない。特許権者は,その権利が特許の全部に係るか,一部に係るかを問わず,法律によって要求される手数料を納付した上で,その特許における自らの権利の範囲を記載し,何れかの完全なクレームに関する権利の部分放棄をすることができる。当該権利の部分放棄は書面をもって行い,特許商標庁において記録されるものとし,また,その後,当該放棄は,権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされる。
(b) 追加的権利の部分放棄又は提供
(a)に規定の方法で,特許権者又は出願人は,付与された又は付与されるべき特許に係る存続期間の全部又は一部を放棄し又は公衆に提供することができる。(特許法第253条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法253条;英語
35 U.S.C. 253 Disclaimer.
(a) IN GENERAL. Whenever a claim of a patent is invalid the remaining claims shall not thereby be rendered invalid. A patentee, whether of the whole or any sectional interest therein, may, on payment of the fee required by law, make disclaimer of any complete claim, stating therein the extent of his interest in such patent. Such disclaimer shall be in writing and recorded in the Patent and Trademark Office, and it shall thereafter be considered as part of the original patent to the extent of the interest possessed by the disclaimant and by those claiming under him.
(b) ADDITIONAL DISCLAIMER OR DEDICATION.?In the manner set forth in subsection (a), any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted or to be granted.(特許法第253条;USPTO)

規則1.321;日本語
権利の部分放棄
§1.321 ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄
(a) 特許に関する全体的又は部分的権利を有する特許権者は,特許に関する 1 又は複数の完全なクレームを放棄することができる。同様に特許権者は,付与された特許の全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄すること又は公衆に献呈することができる。当該権利放棄は,特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。権利の部分放棄の通知は,公報において公告され,また,明細書書面に添付される。権利放棄書は,特許商標庁において記録されるようにするためには,次の条件が満たされなければならない。
(1) 特許権者又は記録上の弁護士若しくは代理人によって署名されること
(2) 権利放棄される特許及び完全なクレーム又は存続期間を特定していること。完全なクレーム又は存続期間についての権利放棄でない権利放棄は,記録を拒絶される。
(3) その特許に関する特許権者の現在の所有権の範囲を記述すること,及び
(4) §1.20(d)に記載されている手数料が添付されること
(b) 出願人は,付与される特許の全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄し又は公衆に献呈することができる。当該ターミナルディスクレーマーは,特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。ターミナルディスクレーマーは,特許商標庁において記録されるようにするためには,次の条件が満たされなければならない。
(1) 出願人又は登録された弁護士若しくは代理人によって署名されること
(2) 権利放棄される特許存続期間の該当部分を特定すること
(3) 付与される特許に関する出願人の所有権の現在の範囲を記述すること,及び
(4) §1.20(d)に記載されている手数料が添付されること
(c) ターミナルディスクレーマーが,特許出願又は再審査手続に関して司法的に創出される重複特許付与に対処するために提出される場合は,(d)に定める場合を除き,次の条件が満たされなければならない。
(1) (b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること
(2) 特許出願に関して提出される場合は(b)(1)に従って,又は再審査手続に関して提出される場合は(a)(1)に従って,署名されること,及び
(3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は,その特許が,司法的に創出される重複特許付与の基礎を形成している出願又は特許と共通して所有されている期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと
(d) ターミナルディスクレーマーが,特許出願又は再審査手続に関して提出され,その目的が,共通して所有されてはいないが,共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果,§1.104(c)(4)(ii)又は(c)(5)(ii)に定める先行技術として不適格とされる特許又は出願に基づく重複特許の付与に対処するためのものである場合は,それは次の条件が満たされなければならない。
(1) (b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること
(2) 特許出願に関して提出される場合は(b)(1)に従って,又は再審査手続に関して提出される場合は(a)(1)に従って,署名されること
(3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許と,不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって,重複特許付与の基礎を構成しているものを,個別に権利行使する権利を放棄すること,並びにその出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は,当該特許と,不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって,重複特許付与の基礎を形成するものが,個別に行使されない期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと(規則1.321;JPO)  
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.321;英語
1.321 (pre-AIA) Statutory disclaimers, including terminal disclaimers.
(a) A patentee owning the whole or any sectional interest in a patent may disclaim any complete claim or claims in a patent. In like manner any patentee may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted. Such disclaimer is binding upon the grantee and its successors or assigns. A notice of the disclaimer is published in the Official Gazette and attached to the printed copies of the specification. The disclaimer, to be recorded in the Patent and Trademark Office, must:
(1) Be signed by the patentee, or an attorney or agent of record;
(2) Identify the patent and complete claim or claims, or term being disclaimed. A disclaimer which is not a disclaimer of a complete claim or claims, or term will be refused recordation;
(3) State the present extent of patentee’s ownership interest in the patent; and
(4) Be accompanied by the fee set forth in § 1.20(d) .
(b) An applicant or assignee may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of a patent to be granted. Such terminal disclaimer is binding upon the grantee and its successors or assigns. The terminal disclaimer, to be recorded in the Patent and Trademark Office, must:
(1) Be signed:
(i) By the applicant, or
(ii) If there is an assignee of record of an undivided part interest, by the applicant and such assignee, or
(iii) If there is an assignee of record of the entire interest, by such assignee, or
(iv) By an attorney or agent of record;
(2) Specify the portion of the term of the patent being disclaimed;
(3) State the present extent of applicant’s or assignee’s ownership interest in the patent to be granted; and
(4) Be accompanied by the fee set forth in § 1.20(d) .
(c) A terminal disclaimer, when filed to obviate judicially created double patenting in a patent application or in a reexamination proceeding except as provided for in paragraph (d) of this section, must:
(1) Comply with the provisions of paragraphs (b)(2) through (b)(4) of this section;
(2) Be signed in accordance with paragraph (b)(1) of this section if filed in a patent application or in accordance with paragraph (a)(1) of this section if filed in a reexamination proceeding; and
(3) Include a provision that any patent granted on that application or any patent subject to the reexamination proceeding shall be enforceable only for and during such period that said patent is commonly owned with the application or patent which formed the basis for the judicially created double patenting.
(d) A terminal disclaimer, when filed in a patent application or in a reexamination proceeding to obviate double patenting based upon a patent or application that is not commonly owned but was disqualified as prior art as set forth in either § 1.104(c)(4)(ii) or (c)(5)(ii) as the result of activities undertaken within the scope of a joint research agreement, must:
(1) Comply with the provisions of paragraphs (b)(2) through (b)(4) of this section;
(2) Be signed in accordance with paragraph (b)(1) of this section if filed in a patent application or be signed in accordance with paragraph (a)(1) of this section if filed in a reexamination proceeding;
(3) Include a provision waiving the right to separately enforce any patent granted on that application or any patent subject to the reexamination proceeding and the patent or any patent granted on the application which formed the basis for the double patenting, and that any patent granted on that application or any patent subject to the reexamination proceeding shall be enforceable only for and during such period that said patent and the patent, or any patent granted on the application, which formed the basis for the double patenting are not separately enforced.(規則1.321;USPTO)

特許法第102条

以下に述べる引例と、本願発明とが同一であると判断される場合は、新規性が無いとして102条に基づく拒絶理由通知が発行される。

102条(a)

「その発明が,当該特許出願人による発明の前に,合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか,又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された場合」(米国特許法より抜粋)

「発明の前」とは、拒絶されている出願の米国における出願日であって、パリ条約の優先権を主張した場合の優先日ではない。
「他人」とは、出願人(発明者)が複数である場合は、完全一致以外は他人に含まれる。

<関連法規>

MPEP706.2(b);日本語
706.02(b) 印刷刊行物又は特許に基づく,特許法第 102 条拒絶の克服 [R-6]
特許法第 102 条(b)に基づく拒絶は,次の方法によって克服することができる。
(A) クレームが特許性において先行技術から区別可能であることを,説得力のある形で主張すること
(B) クレームを,特許性において先行技術から区別できるように補正すること
(C) 特許法第 102 条に基づく利益を特許規則 1.78(a)に定められている期間内に完全なものにすること,又は特許規則 1.78(a)に基づいて承認を受けることができる申請書を提出すること。その方法は,出願の明細書を先行出願についての特定言及を含むように補正すること,又は特許規則 1.78(a)に従って先行出願についての特定言及を含んでいる,特許規則 1.76 に基づく出願データシートを提出すること,並びに先行出願が特許法第 112 条第 1 段落の実施化及び記述説明要件を満たしていることを証明することによる。MPEP§201.11 及び§706.02参照。又は
(D) 特許規則 1.78(a)を遵守することによって,特許法第 119 条(e)に基づく利益の主張を完全なものにすること(前記(C)参照)。仮出願は,その仮出願についての利益を主張する非仮出願提出から 1 年より前に提出されていることはあり得ないために,特許法第 119 条(e)に基づく利益主張が完成された場合は,拒絶は,その先行技術が依然として特許法第 102 条(b)に基づく先行技術としての資格を有しているか否か,又は特許法第 102 条(a)に基づく先行技術としての資格を有しているか否か判定するために再検討されなければならない。先行技術が特許法第 102 条(a)に基づく先行技術としての資格を有する場合は,特許法第 102 条(a)拒絶を克服する方法に関しては,下記参照。
特許法第 102 条(e)に基づく拒絶は,次の方法によって克服することができる。
(A) クレームが特許性において先行技術から区別可能であることを,説得力のある形で主張すること
(B) クレームを,特許性において先行技術から区別できるように補正すること
(C) 参照発明が「他人」によって行われてはいないことを示す,特許規則 1.132 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c)及び§716.10 参照。
(D) 参照事項が,特許規則 41.203(a)に定義されている特許性のある同一発明をクレームしている合衆国特許又は合衆国特許出願でない場合は,先行発明を示す,特許規則 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出すること。特許規則 1.131 宣誓供述書に関する更なる情報については,MPEP§715 参照。参照合衆国特許又は合衆国特許出願公開及びその出願のクレームが,同一の発明を対象としているか,自明の異形である場合は,特許規則 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書は,拒絶を克服するための受理可能な方法でない。このような状況下では,審査官は,二重特許拒絶又はインターフェアレンスが適切であるか否かを決定しなければならない。出願と特許の間に共通の譲受人又は発明者が存在する場合は,二重特許拒絶が行われなければならない。MPEP§804 参照。共通の出願人又は発明者が存在せず,また,特許法第 102 条(e)に基づく拒絶が唯一可能な拒絶である場合は,審査官は,インターフェアレンスが宣言されるべきか否か決定しなければならない。インターフェアレンスについての更なる情報に関しては MPEP 第 2300 章参照。
(E) 優先権主張を,特許規則 1.55(a)(1)に定められている期間内に,特許法第 119 条(a)から(d)までに基づいて完全なものにすること,又は,特許規則 1.55(c)に基づいて,承認を受けることができる申請書を提出すること。MPEP§201.13 参照。外国優先権出願日は,参照事項より先の日付を有さなければならず,また,完全なものにされなければならない。優先権書類の提出日は,出願人がその出願に関する認証付優先権書類(及びその書類が英語によるものでない場合はその英語翻訳文)(特許規則 1.55(a)(3)参照)を提出しており,かつ,審査官が,その優先権書類が特許法第 112 条第 1 段落の実施化及び記載要件を満たしていることを
確認していない限り,完全なものとはならない。又は
(F) 特許規則 1.78(a)に定められている期間内に,特許法第 119 条(e)若しくは第 120 条に基づき利益を完全なものにすること,又は特許規則 1.78(a)に基づき,承認を受けることができる申請書を提出すること。その方法は,出願明細書を,先行出願についての特定言及を包含するよう補正すること,又は特許規則 1.78(a)に従って先行出願についての特定言及を包含している出願データシートを特許規則 1.76 に基づいて提出すること,及び先行出願が特許法第 112 条第 1 段落の実施化及び記述要件を満たしていることを証明することによる。MPEP§201.11 及び§706.02 参照。
特許法第 102 条(a)に基づく拒絶は,次の方法によって克服することができる。
(A) そのクレームが特許性において先行技術と区別可能であることを,説得力のある形で主張すること
(B) そのクレームを特許性において先行技術に対し区別可能となるよう補正すること
(C) 参照事項が,特許規則 41.203(a)に定義されている,特許を受けることができる発明と同一の発明をクレームしている合衆国特許又は合衆国特許出願でない場合は,先行技術を示す,特許規則 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出すること。特許規則 1.131 宣誓供述書に関する情報については,MPEP§715 参照。参照事項である合衆国特許又は合衆国特許出願公開のクレームとその出願のクレームが,同一の発明を対象としているか,又は自明の変異形である場合は,特許規則 1.131 に基づく宣誓供述書又は宣言書は,拒絶を克服するのに適切でない。
(D) 参照発明が「他人」によるものでないことを証明する,特許規則 1.132 に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c)及び§716.10 参照。
(E) 特許法第 102 条(e)に関連して前に説明されている通りに,特許法第 119 条(a)から(d)までに基づく優先権主張を完全なものにすること
(F) 特許法第 102 条(e)に関連して前に説明されている通りに,特許法第 119 条(e)又は第 120
条に基づく利益を完全なものにすること(MPEP706.2(b);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.2(b);英語
706.02(b)(1) Overcoming a 35 U.S.C. 102(a)(1) or 102(a)(2) Rejection Based on a Printed Publication or Patent [R-11.2013]
In addition to persuasively arguing that the claims are patentably distinguishable over the prior art or amending the claims to overcome the prior art rejection, a rejection under 35 U.S.C. 102(a)(1) or 102(a)(2) can be overcome by:
(A) Perfecting benefit under 35 U.S.C. 120, within the time period set in 37 CFR 1.78(c) or filing a grantable petition under 37 CFR 1.78(d), (1) by filing an application data sheet under 37 CFR 1.76 which contains a specific reference to a prior application in accordance with 37 CFR 1.78(c) , and (2) by establishing that the prior application satisfies the enablement and written description requirements of 35 U.S.C. 112(a). See MPEP § 211et seq. and MPEP § 706.02 ; or
(B) Perfecting benefit claim under 35 U.S.C. 119(e) by complying with the requirements of 37 CFR 1.78(a) or filing a grantable petition under 37 CFR 1.78(b), (1) by filing an application data sheet under 37 CFR 1.76 which contains a specific reference to a prior application in accordance with 37 CFR 1.78(c), and (2) by establishing that the prior application satisfies the enablement and written description requirements of 35 U.S.C. 112(a). See MPEP § 211et seq. and MPEP § 706.02 ; or
(C) Submitting a claim to priority under 35 U.S.C. 119(a) – (d) within the time period set in 37 CFR 1.55 or filing a grantable petition to accept a delayed priority claim under 37 CFR 1.55. See MPEP §§ 213 – 216. The foreign priority filing date must antedate the reference and be perfected. The filing date of the priority document is not perfected unless applicant has filed a certified priority document in the application (and an English language translation, if the document is not in English) (see 37 CFR 1.55(g)) and the examiner has established that the priority document satisfies the enablement and description requirements of 35 U.S.C. 112(a); or
(D) Filing an affidavit or declaration under 37 CFR 1.130 to establish that an applied reference or disclosure that was not made more than one year before the effective filing date of the claimed invention is not prior art under 35 U.S.C. 102(a) due to an exception listed in 35 U.S.C. 102(b). Under 37 CFR 1.130(a), an affidavit or declaration of attribution may be submitted to disqualify a disclosure as prior art because it was made by the inventor or a joint inventor, or the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor. Under 37 CFR 1.130(b), an affidavit or declaration of prior public disclosure may be submitted to disqualify an intervening disclosure as prior art if the subject matter disclosed had been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or joint inventor (1) before the date the intervening disclosure was made on which the rejection is based, or (2) before the date the subject matter in the U.S. patent, U.S. patent application publication, or WIPO published application on which the rejection is based was effectively filed. See MPEP §§ 717 and 2155; or
(E) Establishing common ownership or establishing evidence of a Joint Research Agreement to overcome a 35 U.S.C. 102(a)(2) rejection or a 35 U.S.C. 103 rejection based on prior art under 35 U.S.C. 102(a)(2) by establishing entitlement to the 35 U.S.C. 102(b)(2)(C) exception. See MPEP §§ 717.02 and2154.02(c).(MPEP706.2(b);USPTO)

102条(b)

「その発明が,合衆国における特許出願日前1年より前に,合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか,又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合」(米国特許法より抜粋)

101条(a)と異なり、自らの出願であっても引例となりえる。
発明が公知となった場合であっても、合衆国における出願日から1年以内であれば、拒絶されることはない。
1 年の猶予期間が土曜日、日曜日又は連邦祝日に満了して出願人の合衆国出願日が翌業務日となる場合、翌日まで延長される。

<関連法規>
(MPEP706.2(c);JPO)  (MPEP706.2(c);USPTO)
(MPEP2133;JPO)  (MPEP2133;USPTO)

102条(c)

「当該人がその発明を放棄している場合」(米国特許法より抜粋)

<関連法規>
(MPEP706.2(d);JPO)  (MPEP706.2(d);USPTO)

102条(d)

「その発明について,出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により,外国において,合衆国における特許出願日前に,合衆国における出願日より12月以上前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて,最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか,又は発明者証の主題とされた場合」(米国特許法より抜粋)

102条(d)は、以下の4つの要件が満たされた場合に、適用される。

  1. 引例となりえる外国出願は、米国出願日よりも12月以上前に出願されていること
  2. 引例となりえる外国出願は、米国と同一の出願人によって、又はその法定代理人若しくは譲受人によって出願されていること
  3. 引例となりえる外国出願は、米国特許出願よりも前に実際に特許になってること
  4. 引例となりえる外国出願に、同一の発明が含まれていること

<関連法規>
(MPEP706.2(e);JPO)  (MPEP706.2(e);USPTO)
(MPEP2135;JPO)  (MPEP2135;USPTO)

102条(e)

「(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ,第122条(b)に基づいて公開された特許出願,又は
(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし,第351条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は,当該出願が合衆国を指定国としており,同条約第21条(2)に基づいてUSPTOによって公開された場合に限り,本項の適用上,合衆国においてなされた出願の効果を有する。」(米国特許法より抜粋)

(1)について

日本における特許法29条の2と類似した規定となる。つまり、米国における出願時点において出願公開されていない場合であっても、出願後に米国で公開された特許は引例となりえる。

引例となる出願が優先権を伴う場合であっても、引例としての地位を備えるのは、実際の米国出願日となる(ヒルマードクトリン[Hilmer Doctorine])。ただし、米国法改正によって、引例としての地位を備えるのは、優先日となった。

(2)について

PCT出願の場合には、米国を指定国としていて、且つ英語で公開された場合にのみ引例となりえる。当該引例の基準となる日は、国際出願日である。

<関連法規>
(MPEP706.2(f);JPO)  (MPEP706.2(f);USPTO)
(MPEP2136;JPO)  (MPEP2136;USPTO)

特許法第103条

102条で挙げられる引例を組み合わせて自明であると判断される場合に、103条に基づく拒絶理由通知が発行される。

日本では、29条の2で挙げられる引例は新規性の判断基準となるが、米国では102(e)条で挙げられた引例は新規性だけでなく自明性の判断基準ともなりえる。

非自明性の判断基準は、Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ (グラハムテスト)によって次のように述べられている。

  1. 先行技術の内容を把握する
  2. クレームの発明と先行技術との違いを確認する
  3. 当業者のレベルを認識する

<関連法規>
(MPEP2141;JPO)  (MPEP2141);USPTO)

特許法第112条

第1パラグラフに基づく拒絶

明細書で記載した3つの要件を満たさない場合には、112条第1パラグラフに基づく拒絶理由通知が発行される

第2パラグラフに基づく拒絶

クレーム中に誤記等がある場合には、発明が明確でないとして、112条第2パラグラフに基づく拒絶理由通知が発行される。

<関連法規>
(特許法112条;JPO)  (特許法112条;USPTO)
(MPEP2172;JPO)  (MPEP2172;USPTO)
(MPEP2173;JPO)  (MPEP2173;USPTO)

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