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情報開示陳述書[IDS]~米国~

情報開示陳述書[Information Disclosure Statement]

情報開示陳述書[IDS]とは

米国では、出願人は自らが知り得る特許出願に関連する情報を特許庁に開示しなければならない義務を負う。
出願してから特許が発行されるまでの期間、出願人は知り得た情報を情報開示陳述書[IDS]により提出しなければならない。

情報開示陳述書のフォーム

上記フォームの”Examiner Signature”の欄に審査官のサインがされた書類がUSPTOから送付されてくると、IDSによって提出された先行技術文献は審査官に考慮されたことになる。拒絶理由通知と一緒に送付されてくることが多い。

<関連法規>

規則1.56;日本語
§1.56 特許性に関する重要情報の開示義務
(a) 特許は本質的に,公共の利益によって影響を受ける。出願が審査される時に,特許商標庁が特許性に関する全ての重要情報を知り,かつ,その内容を評価する場合において,公共の利益は最大に満たされ,最も有効な特許審査が生じる。特許出願及びその手続の遂行に関与する各個人は,特許商標庁に対する折衝において率直かつ誠実であることの義務を負い,その義務は,本条において定義される特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を含む。情報開示義務は,係属している各クレームに関し,そのクレームが取り消されるか,考慮の対象から取り下げられるか,又はその出願が放棄されるまで存在する。取り消された又は考慮の対象から取り下げられたクレームの特許性に関する重要情報は,その情報が出願の中の考慮の対象として残っているクレームの特許性にとって重要でないときは,提出する必要がない。現存するクレームの特許性にとって重要でない情報を提出する義務はない。特許性にとって重要であると分かっている情報の全てを開示する義務は,発行される特許のクレームの特許性にとって重要であると知られている情報の全てが特許商標庁によって引用されていたか,又は§1.97(b)から(d)まで及び§1.98 によって規定される方法で特許商標庁に提出されていた場合は,果たされたものとみなす。ただし,出願に関連して,特許商標庁に対する詐欺行為が実行された若しくは企てられた,又は悪意若しくは故意の違法行為によって開示義務違反が行われた場合は,その出願には特許は付与されない。特許商標庁は,出願人に対し,次の事項を慎重に検査することを奨励する。
(1) 対応出願に関する外国特許庁の調査報告に引用されている先行技術,及び
(2) 特許出願又はその手続の遂行に関与する個人が,係属しているクレームの特許性を明確にすると考える詳細な情報であって,それに含まれている重要情報が特許商標庁に開示されることを確実にするもの
(b) 本条においては,情報は,それがその出願に関して既に記録されている又は記録されようとしている情報に累積されるものでなく,かつ,次の条件に該当しているときは,特許性にとって重要である。
(1) その情報が,それ自体又は他の情報との組合せによって,クレームの不特許性に関する一応の証拠がある事件であることを立証する場合,又は
(2) その情報が,出願人が次の行為においてとっている立場を反駁するか又はそれと矛盾する場合
(i) 特許商標庁が依拠する不特許性の論拠に異議を申し立てること,又は
(ii) 特許性の論拠を主張すること
不特許性についての一応の証拠がある事件であることは,特許性に関する反対の結論を証明するために提出することができる証拠を考慮する前に,情報がクレームの各用語に,明細書に合致する最も広い合理的解釈を与え,かつ,それが証拠の優越,立証責任基準に基づいて,クレームは特許性を有さない旨の結論を強いるときに,立証される。
(c) 本条の意味においては,特許出願又はその手続の遂行に関与する個人とは,次の者のことである。
(1) 出願に記名されている全ての発明者
(2) 出願を準備し又はその手続を遂行する全ての弁護士又は代理人,及び
(3) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており,また,発明者,譲受人,若しくは
出願譲渡義務の対象である者に関係している他の全ての者
(d) 弁護士,代理人又は発明者以外の個人は,情報を弁護士,代理人又は発明者に開示することによって本条の要件を満たすことができる。
(e) 一部継続出願の場合は,本条に基づく義務は,(b)において特許性にとって重要であると定義されており,該当する者に知られている情報であって,先の出願の出願日から一部継続出願に係る国内又は PCT 国際出願日までの間に入手することができたものの全てを特許商標庁に開示する義務を含む。(規則1.56;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.56;英語
1.56 (pre-AIA) Duty to disclose information material to patentability.
(a) A patent by its very nature is affected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section. The duty to disclose information exists with respect to each pending claim until the claim is cancelled or withdrawn from consideration, or the application becomes abandoned. Information material to the patentability of a claim that is cancelled or withdrawn from consideration need not be submitted if the information is not material to the patentability of any claim remaining under consideration in the application. There is no duty to submit information which is not material to the patentability of any existing claim. The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b) – (d) and 1.98 . However, no patent will be granted on an application in connection with which fraud on the Office was practiced or attempted or the duty of disclosure was violated through bad faith or intentional misconduct. The Office encourages applicants to carefully examine:
(1) Prior art cited in search reports of a foreign patent office in a counterpart application, and
(2) The closest information over which individuals associated with the filing or prosecution of a patent application believe any pending claim patentably defines, to make sure that any material information contained therein is disclosed to the Office.
(b) Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and
(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or
(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:
(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or
(ii) Asserting an argument of patentability.
A prima facie case of unpatentability is established when the information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in the claim its broadest reasonable construction consistent with the specification, and before any consideration is given to evidence which may be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of patentability.

(c) Individuals associated with the filing or prosecution of a patent application within the meaning of this section are:
(1) Each inventor named in the application;
(2) Each attorney or agent who prepares or prosecutes the application; and
(3) Every other person who is substantively involved in the preparation or prosecution of the application and who is associated with the inventor, with the assignee or with anyone to whom there is an obligation to assign the application.
(d) Individuals other than the attorney, agent or inventor may comply with this section by disclosing information to the attorney, agent, or inventor.
(e) In any continuation-in-part application, the duty under this section includes the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability, as defined in paragraph (b) of this section, which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application.(規則1.56;USPTO)

開示する情報

規則では、以下の情報を開示することを推奨している。

  1. 対応出願に関する外国特許庁の調査報告に引用されている先行技術
    例えば、パリ条約の優先権に基づいて米国に出願を行った場合における、日本の拒絶理由通知に記載されている引例及び先行技術
  2. 出願人が、係属しているクレームの特許性を明確にすると考える詳細な情報
基礎日本出願あるいは、対応の外国出願で挙げられた引用文献や拒絶理由通知・サーチレポートは、IDSとして提出するべきです。拒絶理由通知で示されている先行技術文献は、内容を精査した上で、提出すべきかを判断する必要があります。
異議申し立てや無効審判、情報提供に示されている引用文献についても、内容を確認の上判断するべきです。
一番の安全策は、上記文献をすべて提出することです。

提出期間

出願人が次の期間内に提出した情報は、特許庁にて考慮される。

 

期間A~出願から拒絶理由通知発行まで~

出願から最初の拒絶理由通知(Office Action)発行までは、IDSは無料で提出することができる。また、出願から3カ月以内であれば無料で提出できる。

期間B~拒絶理由通知発行から最後の拒絶理由通知発行まで~

最初の拒絶理由通知(Office Action)から最後の拒絶理由通知(Final Office Action)発行までは、陳述書又は手数料のいずれか一方が必要となる

期間C~最後の拒絶理由通知発行から認可通知まで~

最後の拒絶理由通知(Final Office Action)発行から認可通知(Notice of Allowance)までは、陳述書及び手数料の両方が必要となる。。陳述書が作成できない場合には継続審査請求(RCE)が必要となる。
陳述書が作成できない場合とは、知ってから3カ月以上経過している場合等がある。

期間D~認可通知から登録料支払いまで~

認可通知(Notice of Allowance)から登録料支払(Pay Issue Fee)前までも、期間Cと同様に陳述書及び手数料の両方が必要となる。。陳述書が作成できない場合には継続審査請求(RCE)が必要となる。

期間E~登録料支払いから特許証発行まで~

登録料支払(Pay Issue Fee)後から特許証発行までは、開示する情報を考慮してもらうためには、継続審査請求が必要。詳しくは、継続審査請求を参照。継続審査請求(RCE)をしなかった場合は、包袋に入れられる。

2014年9月までは、QPIDS(Quick Path IDS Pilot Program)を行っている。このパイロットプログラムでは、登録料支払い後であっても、継続審査請求(RCE)の費用がかからずにIDSを提出することができる。
ただし、QPIDS請求時に、IDS及びRCEの費用がかかり、審査官が審査再開が不要と判断するとこれらの料金が返還される。

*陳述書では、提出すべき情報を知ってから3カ月以内である旨を述べる。

<関連法規>

規則1.97;日本語
§1.97 情報開示陳述書の提出
(a) 特許又は特許の再発行を求める出願人が,§1.98 に従った情報開示陳述書を,その出願の係属中に特許商標庁によって考慮されるようにするためには,その情報開示陳述書は(b),(c)又は(d)の 1 を満足たさなければならない。
(b) 情報開示陳述書は,出願人によって次の期間内において提出されたときは,特許商標庁によって考慮される。
(1) §1.53(d)に基づく,継続手続出願以外の国内出願の出願日から 3 月以内
(2) 国際出願に関する§1.491 に記載した国内段階への移行日から 3 月以内
(3) 実体的事項に関する最初の庁指令の郵送前,又は
(4) §1.114 に基づく継続審査請求の提出後の最初の庁指令の郵送前
(c) 情報開示陳述書が(b)に規定した期間の後に提出された場合は,その陳述書は,特許商標庁によって考慮されるが,ただし,その情報開示陳述書が§1.113 に基づく最終指令,§1.311に基づく許可通知,又はそれ以外に出願に関する手続遂行を終結させる処分の前に提出されること,及び次のものの 1 が添付されることを条件とする。
(1) (e)において指定される陳述書,又は
(2) §1.17(p)に記載される手数料
(d) 情報開示陳述書が(c)に規定した期間の後に提出された場合は,その陳述書は,特許商標庁によって考慮されるが,ただし,その情報開示陳述書が発行手数料の納付以前に提出され,かつ,次のものの 1 が添付されていることを条件とする。
(1) (e)において指定される陳述書,及び
(2) §1.17(p)に記載される手数料
(e) 本条に基づく陳述書は,次の何れかの内容を述べなければならない。
(1) 情報開示陳述書に含まれている情報の各項目が,情報開示陳述書の提出前 3 月以内に,対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通信において初めて引用されたこと,又は
(2) 情報開示陳述書に含まれている情報の如何なる項目も,情報開示陳述書の提出前 3 月より前には,対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通信において引用されなかったこと,及び合理的な調査をした後で証明書に署名した者が知る限りにおいて,情報開示陳述書に含まれている情報の如何なる項目も§1.56(c)において指定される個人には知られてい
なかったこと
(f) 情報開示陳述書を提出するための期間の延長が,§1.136 によって許可されることはない。§1.98 を遵守するために善意の試みが行われたが,所要の内容の一部が不注意に遺漏していた場合は,完全な遵守を可能にするために,追加期間が与えられることがある。
(g) 本条に従って提出される情報開示陳述書は,調査が行われた旨の表明とは解釈されない。
(h) 情報開示陳述書の提出は,情報開示陳述書に引用されている情報が§1.56(b)に定義される特許性にとって重要である又は重要であると考えられることの容認とは解釈されない。
(i) 情報開示陳述書が本条又は§1.98 の何れかを満たしていない場合は,その陳述書は,ファイルに入れられるが,特許商標庁によって考慮はされない。(規則1.97;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.97;英語
1.97 Filing of information disclosure statement.
(a) In order for an applicant for a patent or for a reissue of a patent to have an information disclosure statement in compliance with § 1.98 considered by the Office during the pendency of the application, the information disclosure statement must satisfy one of paragraphs (b), (c), or (d) of this section.
(b) An information disclosure statement shall be considered by the Office if filed by the applicant within any one of the following time periods:
(1) Within three months of the filing date of a national application other than a continued prosecution application under § 1.53(d) ;
(2) Within three months of the date of entry of the national stage as set forth in § 1.491 in an international application;
(3) Before the mailing of a first Office action on the merits; or
(4) Before the mailing of a first Office action after the filing of a request for continued examination under § 1.114 .
(c) An information disclosure statement shall be considered by the Office if filed after the period specified in paragraph (b) of this section, provided that the information disclosure statement is filed before the mailing date of any of a final action under § 1.113 , a notice of allowance under § 1.311 , or an action that otherwise closes prosecution in the application, and it is accompanied by one of:
(1) The statement specified in paragraph (e) of this section; or
(2) The fee set forth in § 1.17(p) .
(d) An information disclosure statement shall be considered by the Office if filed by the applicant after the period specified in paragraph (c) of this section, provided that the information disclosure statement is filed on or before payment of the issue fee and is accompanied by:
(1) The statement specified in paragraph (e) of this section; and
(2) The fee set forth in § 1.17(p) .
(e) A statement under this section must state either:
(1) That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement; or
(2) That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in § 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement.
(f) No extensions of time for filing an information disclosure statement are permitted under § 1.136 . If a bona fide attempt is made to comply with § 1.98 , but part of the required content is inadvertently omitted, additional time may be given to enable full compliance.
(g) An information disclosure statement filed in accordance with this section shall not be construed as a representation that a search has been made.
(h) The filing of an information disclosure statement shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability as defined in § 1.56(b) .
(i) If an information disclosure statement does not comply with either this section or § 1.98 , it will be placed in the file but will not be considered by the Office.(規則1.97;USPTO)

<関連サイト>
(Quick Path Information Disclosure Statement;USPTO)

違反した場合

出願人が開示すべき情報を開示しなかった場合は、詐欺行為[fraud]であるとして権利行使ができなくなる可能性がある。

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