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限定・選択要求~米国~

限定要求[Restriction Requirement]

特許出願が、2以上の発明を含んでいると判断される場合には、1の発明を選択し、クレームの対象を選択した1の発明に限定するように要求される。選択しなかったクレーム群は、[withdrawn]となり以後審査の対象から外れる。

出願人は、審査官の認定に納得できない場合には、審査官に再考慮を求めることができる[Traverse]。ただし、この場合であってもいずれか1の発明を仮選択しなければならない。
なお、審査官に限定要求の再考慮を請求することは、互いの発明が別個独立したものではないとの自白と受け止められる可能性があるため、反論を行わずに[Without Traverse]分割出願等による対応が一般的である。

<関連法規>

特許法第121条;日本語
第 121 条 分割出願
1 の出願によって 2 以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は,長官は,当該出願をその内の 1 発明に限定すべき旨を要求することができる。他の発明が第 120 条の要件を満たす分割出願の主題とされた場合は,当該分割出願は,原出願に係る出願日の利益を受ける権原を有する。本条に基づいて限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対して付与された特許は,分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は,特許商標庁においても又は裁判所においても,分割出願に対して,又は原出願若しくはその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。分割出願が原出願の出願時に記載され,クレームされている主題のみを対象としている場合は,長官は,発明者による署名行為を免除することができる。特許の有効性は,長官が出願を 1 発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。
(特許法第121条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第121条;英語
35 U.S.C. 121 (pre-AIA) Divisional applications.
If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. If a divisional application is directed solely to subject matter described and claimed in the original application as filed, the Director may dispense with signing and execution by the inventor. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.
(特許法第121条;USPTO)
 
規則1.141,1.142;日本語
§1.141 1 の国内出願における異なる発明
(a) 1 の国内出願において 2 以上の独立した別個の発明をクレームすることはできない。ただし,1 の発明に関する合理的な数を超えない 2 以上の種を 1 の国内出願に関する別個のクレームとして明示してクレームすることができるが,この場合は,その出願はまた,クレームされた全ての種にとって属である許可可能なクレームを含んでおり,かつ,1 を超える,種についてのクレームの全てが,従属形式(§1.75)によって記載されるか,又はそれ以外の形で,その属クレームに係る全ての制限を含むことを条件とする。
(b) 製品,製造方法及び使用方法の 3 種類の全てについてのクレームが 1 の国内出願に含まれている場合は,3 様の限定要求は,製造方法をその製品から区別することができる場合に限り行うことができる。製造方法と製品を区別することができない場合は,使用方法は,製品及びその製品の製造方法についてのクレームと併合することができ,製品とその製品の使用方法との区別についての証明が可能な場合も同様とする。

§1.142 限定要求
(a) 独立した別個の 2 以上の発明が単一の出願においてクレームされている場合は,審査官は,庁指令によって,出願人に対し,限定要求と呼ばれる(同時に,分割要求としても知られている)当該指令に対する応答として,1 の発明を選択し,クレームの対象をその発明に限定するよう要求するものとする。当該要求は通常,実体に関する庁指令の前に行われる。ただし,その要求は,最終処分前の如何なる時期にも行うことができる。
(b) 選択されなかった発明についてのクレームが取り消されなかった場合は,それにも拘らず,そのクレームは,当該選択により,審査官のその後の考慮から取り下げられるが,ただし,限定要求が取り下げられるか又は覆された場合は,原状回復する。
(規則1.141,1.142;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報

 
規則1.141,1.142;英語
1.141 Different inventions in one national application.

(a) Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in one national application, except that more than one species of an invention, not to exceed a reasonable number, may be specifically claimed in different claims in one national application, provided the application also includes an allowable claim generic to all the claimed species and all the claims to species in excess of one are written in dependent form (§ 1.75 ) or otherwise include all the limitations of the generic claim.
(b) Where claims to all three categories, product, process of making, and process of use, are included in a national application, a three way requirement for restriction can only be made where the process of making is distinct from the product. If the process of making and the product are not distinct, the process of using may be joined with the claims directed to the product and the process of making the product even though a showing of distinctness between the product and process of using the product can be made.

1.142 Requirement for restriction.
(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division). Such requirement will normally be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action.
(b) Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.
(規則1.141,1.142;USPTO)

種の選択[Election of Species]

特許出願が、2以上の発明の種を含んでいると判断される場合は、いずれかの種を選択するように要求される。出願人は、選択した種に対応するクレームや対応する図面等を明示する必要がある。
具体的には、複数の種[Species]を包含するような属クレーム[Generic Claim]が存在する場合、審査官によって種の選択が要求される。属クレームが拒絶された場合には、選択した種に対応するクレームについて審査がなされる。

例えば、以下のようなクレーム構成となっている場合、クレーム1が属クレームである。第1実施例と第2実施例が異なる種と判断されると、本指令が発行される。

出願人が第1実施例を選択した場合、属クレームが拒絶されると、クレーム2,3についてのみ審査がなされる。属クレームが認可となった場合には、すべて登録となる。

<関連法規>

規則1.146;日本語
§1.146 種の選択
属の発明についての属のクレーム及びその属に含まれる,特許性を有する別個の 2 以上の種のクレームを含む出願に関する最初の庁指令において,審査官は,出願人にその指令に対する応答として,属についてのクレームが許可することができないものと認定された場合は,そのクレームの対象に限定される発明の種を選択するよう要求することができる。ただし,当該出願が合理的な数を超える種を対象とするクレームを含んでいる場合は,審査官は,その出願に関してその後の指令を出す前に,合理的な数の種についてのクレームに限定するよう要求することができる。
(規則1.146;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.146;英語
1.146 Election of species.
In the first action on an application containing a generic claim to a generic invention (genus) and claims to more than one patentably distinct species embraced thereby, the examiner may require the applicant in the reply to that action to elect a species of his or her invention to which his or her claim will be restricted if no claim to the genus is found to be allowable. However, if such application contains claims directed to more than a reasonable number of species, the examiner may require restriction of the claims to not more than a reasonable number of species before taking further action in the application.
(規則1.146;USPTO)

応答期間

書面によって限定要求を受けた場合の応答期間は、30日となる。手数料を支払うことにより、最大5か月まで延長することが可能。

特許査定時に、審査官によって選択しなかったクレームが再度権利範囲に含まれる(rejoin)可能性があるため、[withdrawn]となったクレームについても、補正時に他のクレームとの整合性を保っておくことが好ましいです。

<関連法規>

規則1.136;日本語
§1.136 期間延長
(a)(1) 出願人が非法定期間又は短縮された法定期間内での応答を要求された場合は,出願人は,その応答期間を制定法によって定められている最長期間の満了又は応答のために定められた期間後 5 月の内,何れか早い方まで延長することができるが,これについては,延長申請書及び§1.17(a)に記載されている手数料が提出されることが条件となる。ただし,次の条件に該当する場合を除く。
(i) 出願人が庁指令によって異なる通知を受けていること
(ii) 応答が§41.41 に従って提出される審判請求再答弁趣意書であること
(iii) 応答が§41.47(a)に従って提出される口頭審理請求書であること
(iv) 応答が§1.304 又は§41.50 又は§41.52 による特許審判インターフェアレンス部の決定に対するものであること,又は
(v) 出願が係争事件(§41.101(a))に関係していること
(2) 申請書及び手数料が提出された日が,延長期間及びそれに伴う手数料の金額を決定するための日である。期間の満了は,納付される手数料の金額によって定められる。応答は,出願の放棄(§1.135)を避けるためには,延長期間の満了前に提出されなければならないが,如何なる場合も,出願人は,制定法によって定められる最長の期間の後に応答することはできず,又は本項の規定を利用することができるときは,(b)に基づく延長を認められない。連邦巡回控訴裁判所への上訴又は民事訴訟の開始についての期間延長については§1.304,査定系再審査手続に関する延長については§1.550(c),当事者系再審査手続に関する延長については§1.956,特許審判インターフェアレンス部によって取り扱われる係争事件に関する期間延長については§41.4(a)及び§41.121(a)(3)を参照。
(3) 出願に関して,書面による請求であって,適時の提出であるためには本項に基づく期間延長の申請を必要とする同時の又は将来における応答を,適切な長さの期間についての延長請求を組み込んでいるものとして処理することについての授権であるものを提出することができる。所要の手数料の全て,§1.17 に基づく手数料又は期間延長に関する所要の手数料の全てを請求することについての授権は,同時の又は将来における応答であって,適時の提出であるためには本項に基づく期間延長申請を必要とするものについての擬制的期間延長申請として取り扱われる。§1.17(a)に記載されている手数料の納付も,同時の応答であって,適時の提出であるためには本項に基づく期間延長申請を必要とするものについての擬制的期間延長申請として取り扱われる。
(b) 応答が,その応答について定められている期間内に提出することができず,また,(a)の規定を利用することができない場合は,応答期間は,十分な理由があり,かつ,指定されている合理的期間に限り延長される。本項に基づく期間延長申請は,それに係る応答の提出期日以前に提出されなければならず,申請の単なる提出は,本項に基づく延長に影響を及ぼさない。如何なる場合も,延長が制定法によって定められている最長期間を超える日を応答期日とすることはできない。連邦巡回控訴裁判所への上訴又は民事訴訟の開始に関する期間延長については§1.304,査定系再審査手続に関する期間延長については§1.550(c),当事者系再審査手続に関する期間延長について知」郵送日以後の郵送日を有する庁指令において定められているときは,延長することができない。
(1) §1.63 に従って宣誓書又は宣言書を提出するための期間
(2) §1.85(c)に基づいて正式図面を提出するために定められている期間,及び
(3) §1.809(c)に基づいて寄託をするために定められている期間
(規則1.136;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.136;英語
1.136 Extensions of time.
(a)
(1) If an applicant is required to reply within a nonstatutory or shortened statutory time period, applicant may extend the time period for reply up to the earlier of the expiration of any maximum period set by statute or five months after the time period set for reply, if a petition for an extension of time and the fee set in § 1.17(a) are filed, unless:
(i) Applicant is notified otherwise in an Office action;
(ii) The reply is a reply brief submitted pursuant to § 41.41 of this title;
(iii) The reply is a request for an oral hearing submitted pursuant to § 41.47(a) of this title;
(iv) The reply is to a decision by the Patent Trial and Appeal Board pursuant to § 1.304 or to § 41.50 or § 41.52 of this title; or
(v) The application is involved in a contested case (§ 41.101(a) of this title) or a derivation proceeding (§ 42.4(b) of this title).
(2) The date on which the petition and the fee have been filed is the date for purposes of determining the period of extension and the corresponding amount of the fee. The expiration of the time period is determined by the amount of the fee paid. A reply must be filed prior to the expiration of the period of extension to avoid abandonment of the application (§ 1.135 ), but in no situation may an applicant reply later than the maximum time period set by statute, or be granted an extension of time under paragraph (b) of this section when the provisions of this paragraph are available. See § 1.304 for extensions of time to appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit or to commence a civil action; § 1.550(c) for extensions of time in ex parte reexamination proceedings, § 1.956 for extensions of time in inter partes reexamination proceedings; §§ 41.4(a) and 41.121(a)(3) of this title for extensions of time in contested cases before the Patent Trial and Appeal Board; and § 42.5(c) of this title for extensions of time in trials before the Patent Trial and Appeal Board.
(3) A written request may be submitted in an application that is an authorization to treat any concurrent or future reply, requiring a petition for an extension of time under this paragraph for its timely submission, as incorporating a petition for extension of time for the appropriate length of time. An authorization to charge all required fees, fees under § 1.17 , or all required extension of time fees will be treated as a constructive petition for an extension of time in any concurrent or future reply requiring a petition for an extension of time under this paragraph for its timely submission. Submission of the fee set forth in § 1.17(a) will also be treated as a constructive petition for an extension of time in any concurrent reply requiring a petition for an extension of time under this paragraph for its timely submission.
(b) When a reply cannot be filed within the time period set for such reply and the provisions of paragraph (a) of this section are not available, the period for reply will be extended only for sufficient cause and for a reasonable time specified. Any request for an extension of time under this paragraph must be filed on or before the day on which such reply is due, but the mere filing of such a request will not effect any extension under this paragraph. In no situation can any extension carry the date on which reply is due beyond the maximum time period set by statute. See § 1.304 for extensions of time to appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit or to commence a civil action; § 1.550(c) for extensions of time in ex parte reexamination proceedings; § 1.956 for extensions of time in inter partes reexamination proceedings; §§ 41.4(a) and 41.121(a)(3) of this title for extensions of time in contested cases before the Patent Trial and Appeal Board; and § 42.5(c) of this title for extensions of time in trials before the Patent Trial and Appeal Board. Any request under this section must be accompanied by the petition fee set forth in § 1.17(g) .
(c) If an applicant is notified in a “Notice of Allowability” that an application is otherwise in condition for allowance, the following time periods are not extendable if set in the “Notice of Allowability” or in an Office action having a mail date on or after the mail date of the “Notice of Allowability”:
(1) The period for submitting the inventor’s oath or declaration;
(2) The period for submitting formal drawings set under § 1.85(c) ; and
(3) The period for making a deposit set under § 1.809(c) .
(規則1.136;USPTO)

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