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最後の拒絶理由通知[Final Office Action]~米国~

最後の拒絶理由通知[Final Office Action]

最後の拒絶理由通知とは

拒絶理由通知に対して出願人が提出した補正書・意見書を再度審査したが、依然として実体審査の要件を満たさないと判断された場合は、最後の拒絶理由通知が発行される。最後の拒絶理由通知には、[This action is made final]の欄にチェックがされている。
応答期間内に最後の拒絶理由通知に応答しなかった場合は、出願を放棄したものとみなされる。

最後の拒絶理由通知[Final Office Action]では、日本における最後の拒絶理由通知と同様、補正できる範囲が制限されている(補正書を参照)。

2回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知となる場合

原則的には、2回目の拒絶理由通知は、最後の拒絶理由通知となる。例外は以下の場合。

  1. 出願人の補正によって通知する必要が生じたものでない場合
  2. 適正な期間内にIDSによって提出された文献に基いていないものを導入する場合

<関連法規>

MPEP706.07(a);日本語
706.07(a) 最終拒絶,第 2 回目の庁指令によってすることが適切である場合 [R-6]
最終拒絶に影響する実務における変化のために,最終拒絶の時期尚早性の問題又は後にされる補正の容認に関する以前の決定は,必ずしも現行の実務を反映していない。
現行実務の下では,実体に関する第 2 回目又はその後の指令は,最終のものとされるが,ただし,審査官が新たな拒絶理由であって,クレームについての出願人の補正により必要性が生じたものでなく,特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に,特許規則 1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書によって提供された情報に基づいてもいないものを導入する場合を除く。情報が,特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に手数料を添えて提供される場合は,審査官は,提供された情報,例えば,印刷刊行物又は公然使用についての証拠を利用することができ,かつ,そのクレームが補正されているか否かに拘らず,次の庁指令を最終とすることができるが,ただし,クレームの補正によって必要とされたものではない新たな拒絶理由が審査官によって導入されないことが条件とされる。MPEP§609.04(b)参照。更に,出願の実体又は再審査手続を受けている特許に関する第 2 回目の指令又はその後の指令があるときはその指令は,出願人又は特許所有者によって補正されていないクレームについての,特許規則 1.17(p)に記載されている手数料を添えて特許規則
1.97(c)に基づいて提出された情報開示陳述書によって提供された情報ではない,新たに引用された技術に基づく拒絶を含んでいる場合は,他のクレームが新たに引用された技術を必要とするように補正されている事実があったとしても,最終的なものとはされない。情報が特許規則 1.105 に基づく要求に対する応答として提供された場合は,審査官は,当該技術を適用する全ての事例が補正によって必要とされているのでない限り,その技術に依拠する次回の庁指令を最終のものとすることができない。
出願又は再審査手続中の特許の実体に関する第 2 回目又はその後の指令は,それが,主張されることが合理的に予期される制限を含むために補正されたクレームについての,記録されていない先行技術に基づく拒絶を含んでいる場合は,最終的なものとしてはならない。MPEP§904 以下参照。しかしながら,審査官が,出願人が拒絶を克服するためにクレームを補正するか否か,又はどのように補正するかは,極めて限られた事情の場合(例えば,審査官が,出願人が特許法第 112 条第 2 段落に基づく拒絶を克服する方法を示唆する場合)を除き,予想することを期待できない点に留意すること。
出願又は再審査手続中の特許の実体に関する第 2 回目又はその後の指令は,それが,2002 年の知的所有権及び最先端テクノロジー技術的修正法(Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))による特許法第 102 条(e)の修正によって必要となった新たな拒絶理由を含んでいる場合は,最終的なものとすることができないが,ただし,新たな拒絶理由が,クレームの補
正によって,又は特許規則 1.17(p)に記載されている手数料が添付されている特許規則1.97(c)に基づく情報開示陳述書によって提供された情報の結果であるときは,この限りでない。
特許法第102条(e)/第103条の何れかの参照事項を出願のクレームに対して適用するときは,審査官は,発明がされた時点における共通の所有を申立てる陳述は,特許法第 102 条(e)を根拠とする特許法第 103 条に基づく拒絶において適用されている特許又は出願を不適格とする
ことができることを予期しなければならない。そのような陳述書が特許法第 102 条(e)/第103 条の拒絶に対する応答として提出され,かつ,そのクレームが補正されていない場合において,新たな拒絶をするときは,審査官は,次回の庁指令を最終のものとすることができない。MPEP§706.02(l)(3)参照。参照事項が,特許法第 103 条(c)の共同研究契約規定に基づいて不適格とされ,また,不適格とされた参照事項に基づくその後の新たな二重特許拒絶が適用される場合は,新たな二重特許拒絶を含む次の庁指令は,出願人がそのクレームを補正していない場合でも最終とすることができる(ただし,審査官が,補正,又は情報開示陳述書であって,特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に,特許規則 1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出されたものの何れかによって必要となったものではない,他の新たな拒絶理由を導入しないことが条件とされる)。庁指令を最終的なものすることは,新た二重特許付与の拒絶が,出願人による,出願の補正によって必要となったものであるので,適切である。
ジェネリック・クレームを特許性がないものと表示する庁指令については,MPEP§809.02(a)を参照のこと。
補正された事情でのクレームを検討する場合において,それが特許可能な新規性を指摘する試みがされていないときは,審査官は,当該クレームを許可しないように注意しなければならない。MPEP§714.04 参照。クレームは,審査官の見解において,記録されている理由に基づいて明らかに拒絶することができる場合は,最終的に拒絶することができる。
様式文例 7.40 が,出願人の補正によって必要となった新たな拒絶理由を含め,庁指令を最終的なものとするときに使用されなければならない。
¶7.40 指令は最終のものである,補正によって必要となった
出願人による補正が,この庁指令に示されている新たな拒絶理由を必要なものにした。従って,この指令は最終指令とされる。MPEP§706.07(a)参照。出願人は,特許規則 1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意が与えられる。
この最終指令に応答するための短縮法定期間は,この指令の郵送日から 3 月で満了するよう定められる。最初の応答が,この最終指令の郵送日から 2 月以内に提出され,勧告的指令が3 月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には,それに係る短縮法定期間は,勧告的指令が郵送された日に満了し,また,特許規則 1.136(a)の規定による延長手数料がある場合は,それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら,如何なる場合においても,応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から 6 月より遅いときに満了することはない
(MPEP706.07(a);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.07(a);英語
706.07(a) Final Rejection, When Proper on Second Action
Second or any subsequent actions on the merits shall be final, except where the examiner introduces a new ground of rejection that is neither necessitated by applicant’s amendment of the claims, nor based on information submitted in an information disclosure statement filed during the period set forth in 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p). Where information is submitted in an information disclosure statement during the period set forth in 37 CFR 1.97(c) with a fee, the examiner may use the information submitted, e.g., a printed publication or evidence of public use, and make the next Office action final whether or not the claims have been amended, provided that no other new ground of rejection which was not necessitated by amendment to the claims is introduced by the examiner. See MPEP § 609.04(b). Furthermore, a second or any subsequent action on the merits in any application will not be made final if it includes a rejection, on newly cited art, other than information submitted in an information disclosure statement filed under 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p), of any claim not amended by applicant or patent owner in spite of the fact that other claims may have been amended to require newly cited art. Where information is submitted in a reply to a requirement under 37 CFR 1.105, the examiner may NOT make the next Office action relying on that art final unless all instances of the application of such art are necessitated by amendment.

A second or any subsequent action on the merits in any application or patent involved in reexamination proceedings should not be made final if it includes a rejection, on prior art not of record, of any claim amended to include limitations which should reasonably have been expected to be claimed. See MPEP § 904 et seq. However, note that an examiner cannot be expected to foresee whether or how an applicant will amend a claim to overcome a rejection except in very limited circumstances (e.g., where the examiner suggests how applicant can overcome a rejection under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph.

A second or any subsequent action on the merits in any application or patent involved in reexamination proceedings may not be made final if it contains a new ground of rejection necessitated by the amendments to pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) by the Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002)), unless the new ground of rejection was necessitated by an amendment to the claims or as a result of information submitted in an information disclosure statement under 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p).

When applying any 35 U.S.C. 102(a)(2) or pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)/103 references against the claims of an application the examiner should anticipate that a statement averring common ownership may qualify the applicant for the exemption under 35 U.S.C. 102(b)(2)(C) or a statement of common ownership at the time the invention was made may disqualify any patent or application applied in a rejection under 35 U.S.C. 103 based on 35 U.S.C. 102(e). If such a statement is filed in reply to the 35 U.S.C. 102(a)(2) or pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)/103 rejection and the claims are not amended, the examiner may not make the next Office action final if a new rejection is made. See MPEP § 706.02(l)(3) and § 2154.02(c). If a reference is disqualified under the joint research agreement provision of 35 U.S.C. 102(c) or pre-AIA 35 U.S.C. 103(c) and a new subsequent double patenting rejection based upon the disqualified reference is applied, the next Office action, which contains the new double patenting rejection, may be made final even if applicant did not amend the claims (provided that the examiner introduces no other new ground of rejection that was not necessitated by either amendment or an information disclosure statement filed during the time period set forth in 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p)). The Office action is properly made final because the new double patenting rejection was necessitated by amendment of the application by applicant.

Where the only changes in a rejection are based on treating the application to be subject to current 35 U.S.C. 102 rather than the version of 35 U.S.C. 102 in effect on March 15, 2013, (the pre-AIA version) or the reverse, and any prior art relied upon in the subsequent action was prior art under both versions of 35 U.S.C. 102, then the action may be made final. For example, if a first action relied upon a reference as being available under pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) and the subsequent action relied only on the same reference under 35 U.S.C. 102(a)(2), then the subsequent action may be made final assuming no new requirements or non-prior art rejections were made. See MPEP § 809.02(a) for actions which indicate generic claims as not allowable.

In the consideration of claims in an amended case where no attempt is made to point out the patentable novelty, the examiner should be on guard not to allow such claims. See MPEP § 714.04. The claims may be finally rejected if, in the opinion of the examiner, they are clearly open to rejection on grounds of record.

Form paragraph 7.40 should be used where an action is made final including new grounds of rejection necessitated by applicant’s amendment.
(MPEP706.07(a);USPTO)

1回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知となる場合

以下の場合には、1回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知となる。

  1. 分割出願又は継続審査請求[RCE]において、先の出願においてクレームされているものと同一の発明を対象としており,かつ
  2. 当該発明が先の出願において記載されていたとすれば,次回の庁指令によって,最後の拒絶理由通知が発行されるであろうと思われた場合

例えば、最後の拒絶理由通知の対応でRCEをした場合、RCEの際に行った補正が新たな争点[New issue]が含まれておらず、既に挙げられた引例により拒絶可能と判断されたときは、1回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知[First-final]となる。

<関連法規>

特許法第132,133条;日本語
第 132 条 拒絶通知;再審査
(a) 審査の結果,クレームが拒絶されるか,又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は,長官は,出願人にその通知をしなければならず,そのときは,当該の拒絶又は異論若しくは要求の理由を示し,出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後,特許を求めるクレームを,補正して又は補正しないで,持続するときは,その出願は,再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。
(b) 長官は,出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。長官は,当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ,また,第 41条(h)(1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては,当該手数料を 50%減額しなければならない。

第 133 条 出願手続の遂行期間
何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後 6 月以内,又は長官が当該処分において指示する 30 日以上のより短い期間内に,出願人が出願手続を遂行しなかった場合は,その出願は,当事者によって放棄されたものとみなされる。ただし,当該遅延が避けられないものであったことが,長官が認めるように証明されたときは,この限りでない。
(特許法第132,133条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報

 
特許法第132,133条;英語
35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination.
(a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.
(b) The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) .

35 U.S.C. 133 Time for prosecuting application.
Upon failure of the applicant to prosecute the application within six months after any action therein, of which notice has been given or mailed to the applicant, or within such shorter time, not less than thirty days, as fixed by the Director in such action, the application shall be regarded as abandoned by the parties thereto, unless it be shown to the satisfaction of the Director that such delay was unavoidable.
(特許法第132,133条;USPTO)

 
規則1.113;日本語
§1.113 最終拒絶又は最終処分
(a) 拒絶又はその他の処分は,審査官による第2回目の又は何れか後続の審査又は考慮の後,最終的なものとすることができ,その場合は,出願人の応答又は§1.510 に基づいて提出された当事者系再審査の場合の特許所有者の応答は,何れかのクレームの拒絶の場合における審判請求(§41.31)又は§1.114 若しくは§1.116 に規定されている補正に限定される。クレームの拒絶に関係のない異論又は要求の場合は,長官に申請書を提出することができる(§1.181)。最終拒絶又は最終処分に対する応答は,§1.114 又は本条(c)に従わなければならない。§1.913 に基づいて提出される当事者系再審査における最終処分に関しては,§1.953を参照。
(b) 前記の最終拒絶をするときは,審査官は,出願のクレームに適用されるとそのとき考えられる拒絶理由の全てを反復又は記述しなければならず,かつ,それを裏付ける理由を明記しなければならない。
(c) 最終拒絶又は最終処分に対する応答は,拒絶された各クレームの取消,又は拒絶された各クレームの拒絶に対する審判請求を含まなければならない。何れかのクレームが存立を許可されたときは,最終拒絶又は最終処分に対する応答は,方式に関する要求又は異論に応じなければならない。
(規則1.113;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.113;英語
1.113 Final rejection or action.
(a) On the second or any subsequent examination or consideration by the examiner the rejection or other action may be made final, whereupon applicant’s, or for ex parte reexaminations filed under § 1.510 , patent owner’s reply is limited to appeal in the case of rejection of any claim (§ 41.31 of this title), or to amendment as specified in § 1.114 or § 1.116 . Petition may be taken to the Director in the case of objections or requirements not involved in the rejection of any claim (§ 1.181 ). Reply to a final rejection or action must comply with § 1.114 or paragraph (c) of this section. For final actions in an inter partes reexamination filed under § 1.913 , see § 1.953 .
(b) In making such final rejection, the examiner shall repeat or state all grounds of rejection then considered applicable to the claims in the application, clearly stating the reasons in support thereof.
(c) Reply to a final rejection or action must include cancellation of, or appeal from the rejection of, each rejected claim. If any claim stands allowed, the reply to a final rejection or action must comply with any requirements or objections as to form.
(規則1.113;USPTO)
 
MPEP706.07(b);日本語
706.07(b) 最終拒絶,最初の庁指令によってするのが適切な場合 [R-6]
新たな出願のクレームを,次の場合には,最初の庁指令によって最終拒絶をすることができる。(A) 新たな出願が先の出願に係る継続する出願又は代替であること,及び(B) 新たな出願の全てのクレームが,(1) 先の出願においてクレームされているものと同一の発明を対象としており,かつ,(2) それが先の出願において記録されていたとすれば,次回の庁指令によって,記録されている理由及び技術に基づいて最終拒絶されるのが適切であったと思われること。
継続審査請求(RCE)がされた出願のクレームは,(特許規則 1.114 に基づく提出物及び手数料を添えた)RCE 提出の直後における庁指令によって最終拒絶をすることができるが,ただし,次の事項が条件とされる。特許規則 1.114 に基づく提出物の記録後における出願の全てのクレームが,(A) 特許規則 1.114 に基づく提出物の記録前の出願においてクレームされているのと同一の発明を対象としていること,及び(B) それらが,それが特許規則 1.114 に基づくRCE 提出前の出願において記録されていた場合は,次の庁指令によって,記録されている理由及び技術に基づいて最終拒絶されるのが適切であったと思われること。
最初の庁指令であって,継続する若しくは代替の出願又は RCE に関するものは,最終とすることができないが,ただし,それが,2002 年の知的所有権及び最先端テクノロジー技術的修正法(Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))による特許法第 102 条(e)の修正によって必要となった新たな拒絶理由を含んでいることが条件とされる。
しかしながら,継続する若しくは代替の出願又は RCE に関する最初の庁指令を最終とすることは,その出願が資料であって,先の出願に関して最終拒絶又は手続の終結の後に提示されたが,(A) 更なる検討及び/又は調査を必要とする新規問題が提起されたか,又は(B) 新規事項の問題が提起されたという理由で認められなかったものを含んでいる場合は,適切でないであろう。
更に,一部継続出願に関する最初の庁指令を最終とすることは,先の出願において提示されなかった主題を含んでいるクレームがあるときは,適切でないであろう。
継続する又は代替の出願に関する最初の庁指令の前での面接の請求は,通常は許可されなければならない。
最初の指令の最終拒絶は,様式文例7.41又は7.41.03の内の何れか該当するものを使用して,行われなければならない。
¶7.41 指令は最終である,最初の指令これは[1]であって,出願人の先の出願番号[2]に係るものである。全てのクレームは,先の出願においてクレームされていたものと同一の発明を対象としており,また,それが先の出願によって記録されていたならば,次の庁指令によって,記録されている事由及び技術に基づいて最終的に拒絶することができたであろう。従って,この指令は,本件に関する最初の指令であるが,最終とされる。MPEP§706.07(b)を参照のこと。出願人は,特許規則 1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。この最終指令に応答するための短縮法定期間は,この指令の郵送日から 3 月で満了するよう設定される。最初の応答が,この最終指令の郵送日から 2 月以内に提出され,勧告的指令が3 月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には,それに係る短縮法定期間は,勧告的指令が郵送された日に満了し,また,特許規則 1.136(a)の規定による延長手数料がある場合は,それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら,如何なる場合においても,応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から 6 月より遅いときに満了することはない。
(MPEP706.07(b);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.07(b);英語
706.07(b) Final Rejection, When Proper on First Action
The claims of a new application may be finally rejected in the first Office action in those situations where (A) the new application is a continuing application of, or a substitute for, an earlier application, and (B) all claims of the new application (1) are drawn to the same invention claimed in the earlier application, and (2) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the earlier application.

The claims of an application for which a request for continued examination (RCE) has been filed may be finally rejected in the action immediately subsequent to the filing of the RCE (with a submission and fee under 37 CFR 1.114) where all the claims in the application after the entry of the submission under 37 CFR 1.114 (A) are drawn to the same invention claimed in the application prior to the entry of the submission under 37 CFR 1.114, and (B) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the application prior to the filing of the RCE under 37 CFR 1.114.

It would not be proper to make final a first Office action in a continuing or substitute application or an RCE where that application contains material which was presented in the earlier application after final rejection or closing of prosecution but was denied entry because (A) new issues were raised that required further consideration and/or search, or (B) the issue of new matter was raised.

Further, it would not be proper to make final a first Office action in a continuation-in-part application where any claim includes subject matter not present in the earlier application.

A request for an interview prior to first action on a continuing or substitute application should ordinarily be granted.

A first action final rejection should be made by using Form Paragraphs 7.41 or 7.41.03, as appropriate.
(MPEP706.07(b);USPTO)

応答期間

出願人は、最後の拒絶理由通知が発行された日から3か月以内に拒絶理由通知に応答しなければならない。
<関連法規>

MPEP706.07(f);日本語
706.07(f) 最終拒絶に対する応答期間 [R-6]
最終拒絶に対する応答期間は次の通りである。
(A) 応答のための 3 月の短縮法定期間を設定する最終拒絶の全ては,様式文例 7.39,7.40,7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03,7.42.031 又は 7.42.09 の内の 1 を含まなければならず,それによって出願人に対し,応答書が最終庁指令の日付から 2 月以内に提出される場合は,その短縮法定期間は,最終拒絶の日付から 3 月後,又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了することを通知する。このようにして,変動的応答期間が設定されることになる。「最終庁指令の日付から 2 月」の最終日が土曜日,日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たり,かつ,応答書が,特許規則 1.7(a)の規定による,土曜日,日曜日又は連邦休日でない,その次の日に提出された場合は,その応答書は 2 月期間内に提出されたものとみなされ,短縮法定期間は,最終拒絶の日付から 3 月後,又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了する(MPEP§710.05 参照)。如何なる場合にも,応答のための短縮応答期間が最終拒絶の日付から 6 月より後に満了することはない。
(B) 出願人が最終庁指令に対して最初の応答書をいつ提出するかによって左右される,最終拒絶に関する変動的応答期間を設定する実務は,短縮法定期間が 3 月未満に設定される状況,例えば,再発行訴訟出願(短縮法定期間は 1 月)又は再審査手続には適用されない。
(MPEP706.07(f);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.07(f);英語
706.07(f) Time for Reply to Final Rejection
The time for reply to a final rejection is as follows:

(A) All final rejections setting a 3-month shortened statutory period (SSP) for reply should contain one of form paragraphs 7.39, 7.40, 7.40.01, 7.40.02.fti, 7.40.02.aia, 7.41, 7.41.03, 7.42.03.fti, 7.42.031.fti, or 7.42.09 advising applicant that if the first reply is filed within 2 months of the date of the final Office action, the shortened statutory period will expire at 3 months from the date of the final rejection or on the date the advisory action is mailed, whichever is later. Thus, a variable reply period will be established. If the last day of “2 months of the date of the final Office action” falls on Saturday, Sunday, or a Federal holiday within the District of Columbia, and a reply is filed on the next succeeding day which is not a Saturday, Sunday, or a Federal holiday, pursuant to 37 CFR 1.7(a), the reply is deemed to have been filed within the 2 months period and the shortened statutory period will expire at 3 months from the date of the final rejection or on the mailing date of the advisory action, whichever is later (see MPEP § 710.05). In no event can the statutory period for reply expire later than 6 months from the mailing date of the final rejection.
(B) This procedure of setting a variable reply period in the final rejection dependent on when applicant files a first reply to a final Office action does not apply to situations where a SSP less than 3 months is set, e.g., reissue litigation applications (1-month SSP) or any reexamination proceeding.
(MPEP706.07(f);USPTO)

上述の応答期間は、1カ月単位で、最大3カ月延長することができる。応答期間の延長は、事前の申請は不要であり、応答時に延長する期間に応じた手数料を支払えばよい。

ただし、最後の拒絶理由通知の場合は、アドバイザリ通知が発行される虞があるため、6カ月ぎりぎりでの対応は好ましくない。最後の拒絶理由通知が発行されてから6カ月が経過すると、出願は放棄したとみなされるからである。

手数料については、小規模事業体の場合小規模事業体以外の場合を参照のこと。

<関連法規>
(規則1.17;JPO)
(規則1.17;USPTO)

最後の拒絶理由通知の応答フローチャート

最後の拒絶理由通知が発行された場合、以下のフローチャートのような対応が考えられる。

最後の拒絶理由通知 補正書・意見書 認可通知 再考請求 アドバイザリ通知 継続審査請求 実体審査 審判請求 審判

<関連法規>

MPEP714.12;日本語
714.12 最終拒絶又は指令後の補正及びその他の返答 [R-3]
特許規則 1.116。最終指令後,かつ,審判請求前における補正及び宣誓供述書その他の返答。
(a) 最終指令後の補正及びは§1.114 又は本条を遵守しなければならない。
(b) 出願若しくは§1.510 に基づいて提出された査定系再審査に関する最終拒絶又はその他の最終処分(§1.113),又は§1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続終結指令(§1.949)の後,ただし,審判請求(本巻§41.31 又は 41.61)の提出と同日又はそれより前においては,
(1) 補正であって,クレームを取り消す,又は前の庁指令に明記されていた方式についての要求を遵守させるものは,それをすることができる。
(2) 補正であって,審判請求時に,拒絶されたクレームを検討のために改善された形式で提出するものは,容認を受けることができる。又は
(3) 補正であって,出願,又は再審査中の特許の実体に触れる補正は,その補正が必要であり,かつ,以前には提出されなかった有効かつ十分な理由が示されたときは,容認を受けることができる。
(c) 最終拒絶,最終処分,手続終結指令,又は関連手続の後の補正についての容認,又は容認することの拒絶は,出願若しくは再審査手続を審判請求に適用される条件から解除する,又はその出願を§1.135 に基づく放棄から,又は再審査手続を§1.550(d)若しくは§1.957(d)に基づく終結,若しくは§1.957(c)に基づく手続続行についての制限かる救う作用を有さない。
(d)(1) (b)の規定に拘らず,補正は,その手続に係属している他のクレームがある場合に,取消がそのクレームの範囲に影響を及ぼさないという条件の下で,クレームを取り消すものを除き,§1.953 に基づく審判請求権通知の後,当事者系再審査手続に関してはすることができない。ただし,§1.953 に規定されている場合,又は本巻§41.77 によって許容されている場合は,この限りでない。
(2) (b)の規定に拘らず,補正であって,§1.510 に基づいて提起され査定系再審査に関する最終拒絶若しくはそれ以外の最終処分(§1.113),又は§1.913 に基づいて提起され当事者系再審査に関する手続を終結させる処分(§1.949)の後にされるものは,取消がその手続に係属している他のクレームがある場合に,そのクレームの範囲に影響を及ぼすときは,クレームを取り消すことができない。ただし,§1.981 に規定されている場合,又は本巻§41.77(b)(1)によって許容されている場合は,この限りでない。
(e) 宣誓供述書その他の証拠であって,出願若しくは§1.510 に基づいて提出された査定系再審査に関する最終拒絶又はその他の最終処分(§1.113),又は§1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続終結指令(§1.949)の後,ただし,審判請求(本巻§41.31 又は 41.61)の提出と同日又はそれより前に提出されたものは,その宣誓供述書その他の証拠が必要であり,かつ,それより前には提出されなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは,容認を受けることができる。
(f) (e)の規定に拘らず,§1.953 に基づく審判請求権通知の後では,当事者系再審査手続に関して宣誓供述書その他の証拠を作成することができない。ただし,§1.981 に規定されている場合,又は本巻§41.77(b)(1)によって許容されている場合は,この限りでない。
(g) 審判請求に関する決定の後では,補正,宣誓供述書及び他の証拠は,§1.198 及び 1.981の規定に従っているか,又は本巻 41.50 に基づく勧告を実行する目的に限り,作成することができる。
時期尚早でない最終拒絶が出願に一旦登録された上は,出願人又は特許所有者は,以後の手続を無制限にする権利を最早有さない。これは,補正又は意見書が以後検討されないことを意味しない。出願を許可可能な状態にする又は審判請求のためにより良い方式にする補正は,登録することができる。更に,補正であって,最終拒絶の後,ただし,審判請求書の提出日以前に提出され,様式に関する異論又は要求を遵守しているものは,最終拒絶後,特許規則1.116(b)に従って許容されるべきである。審判請求書提出日後に提出される補正は,それが特許規則 41.33 を遵守している場合は,登録を受けることができる。MPEP§1206 参照。通常は,最終指令後に提出される補正は,審査官によって承認される場合を除き,登録されない。
次の項目を参照のこと。MPEP§706.07,§714.13 及び§1206。
宣誓供述書その他の証拠であって,最終拒絶の後,ただし,審判請求書の提出と同日又はそれより前に提出されたものは,その宣誓供述書その他の証拠が必要であり,かつ,それより前に特許規則 1.116(e)を遵守して提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは,容認を受けることができる。審判請求後に提出される宣誓供述書その他に関する情報については,特許規則 41.33 及び MPEP§1206 を参照のこと。
審査官に対する出願手続は,通常,最終庁指令をもって終結する。ただし,状況が許す場合は,当該終結後に,1 度の直接面談が認められる。このように,終結後の直接面談を求める出願人による請求は 1 度に限り認るべきであるが,ただし例外的な状況で,2 度目の直接面談が出願を特許付与可能な状態にするために実質的に役立つと審査官が判断する場合は,審査官が主導して 2 度目の直接面談をする。
最終拒絶後の特許出願手続において当面する困難の多くは,出願人が,出願時又は第 1 回目の返答以前に,各自でクレームを,権利を有すると考える最も広範なものから,当該人が許容する最も詳細なクレームまで多様に含めておく場合は,軽減される (MPEP714.12;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP714.12;英語
714.12 Amendments and Other Replies After Final Rejection or Action [R-08.2012]
37 C.F.R. 1.116 Amendments and affidavits or other evidence after final action and prior to appeal.
(a) An amendment after final action must comply with § 1.114 or this section.
(b) After a final rejection or other final action (§ 1.113) in an application or in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913, but before or on the same date of filing an appeal (§ 41.31 or § 41.61 of this title):
(1) An amendment may be made canceling claims or complying with any requirement of form expressly set forth in a previous Office action;
(2) An amendment presenting rejected claims in better form for consideration on appeal may be admitted; or
(3) An amendment touching the merits of the application or patent under reexamination may be admitted upon a showing of good and sufficient reasons why the amendment is necessary and was not earlier presented.
(c) The admission of, or refusal to admit, any amendment after a final rejection, a final action, an action closing prosecution, or any related proceedings will not operate to relieve the application or reexamination proceeding from its condition as subject to appeal or to save the application from abandonment under § 1.135, or the reexamination prosecution from termination under § 1.550(d) or § 1.957(b) or limitation of further prosecution under § 1.957(c).
(d)
(1) Notwithstanding the provisions of paragraph (b) of this section, no amendment other than canceling claims, where such cancellation does not affect the scope of any other pending claim in the proceeding, can be made in an inter partes reexamination proceeding after the right of appeal notice under § 1.953 except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title.
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (b) of this section, an amendment made after a final rejection or other final action (§ 1.113) in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913 may not cancel claims where such cancellation affects the scope of any other pending claim in the reexamination proceeding except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title.
(e) An affidavit or other evidence submitted after a final rejection or other final action (§ 1.113) in an application or in an ex parte reexamination filed under § 1.510, or an action closing prosecution (§ 1.949) in an inter partes reexamination filed under § 1.913 but before or on the same date of filing an appeal (§ 41.31 or § 41.61 of this title), may be admitted upon a showing of good and sufficient reasons why the affidavit or other evidence is necessary and was not earlier presented.
(f) Notwithstanding the provisions of paragraph (e) of this section, no affidavit or other evidence can be made in an inter partes reexamination proceeding after the right of appeal notice under § 1.953 except as provided in § 1.981 or as permitted by § 41.77(b)(1) of this title.
(g) After decision on appeal, amendments, affidavits and other evidence can only be made as provided in §§ 1.198 and 1.981, or to carry into effect a recommendation under § 41.50(c) of this title.
Once a final rejection that is not premature has been entered in an application, applicant or patent owner no longer has any right to unrestricted further prosecution. This does not mean that no further amendment or argument will be considered. Any amendment that will place the application either in condition for allowance or in better form for appeal may be entered. Also, amendments filed after a final rejection, but before or on the date of filing an appeal, complying with objections or requirements as to form are to be permitted after final action in accordance with 37 CFR 1.116(b). Amendments filed after the date of filing an appeal may be entered if the amendment complies with 37 CFR 41.33. See MPEP § 1206. Ordinarily, amendments filed after the final action are not entered unless approved by the examiner. See MPEP § 706.07(f), § 714.13 and § 1206.

An affidavit or other evidence filed after a final rejection, but before or on the same date of filing an appeal, may be entered upon a showing of good and sufficient reasons why the affidavit or other evidence is necessary and was not earlier presented in compliance with 37 CFR 1.116(e). See 37 CFR 41.33 and MPEP § 1206 for information on affidavit or other evidence filed after appeal.

The prosecution of an application before the examiner should ordinarily be concluded with the final action. However, one personal interview by applicant may be entertained after such final action if circumstances warrant. Thus, only one request by applicant for a personal interview after final should be granted, but in exceptional circumstances, a second personal interview may be initiated by the examiner if in his or her judgment this would materially assist in placing the application in condition for allowance.

Many of the difficulties encountered in the prosecution of patent applications after final rejection may be alleviated if each applicant includes, at the time of filing or no later than the first reply, claims varying from the broadest to which he or she believes he or she is entitled to the most detailed that he or she is willing to accept.
(MPEP714.12;USPTO)

補正書[Amendment]

最後の拒絶理由通知の補正書

最後の拒絶理由通知では、通常の拒絶理由通知とは異なり、補正の内容が制限される。具体的には、新たな争点[New issue]を盛り込むような補正は認められない。

新たな争点とは、補正前のクレームには記載されていない新たな特徴であって、更なる調査が必要となる特徴をいう。

出願人が、最後の拒絶理由通知後に認められる補正は、以下の通り。

  1. クレームの削除
  2. 方式的な不備を解消するための補正
  3. 審判請求後の審理に備えて、より良い形でクレームを記載したほうが良いとされる場合
  4. その補正が必要であること、及びその補正をそれより前に提示しなかったことの正当かつ十分な理由が証明された場合

実際は、従属クレームの特徴を盛り込む補正を入れる程度しか出来ず、補正できる内容は相当に限定的である。

補正書の書式

クレームを削除してクレームの番号が変わる場合であっても、補正書では番号は修正しない。認可される際に、クレームの番号が順番通りに修正される。

クレームの補正では、補正する部分を下線、取消線等で示したマーキング版と、それらが記載されていないクリーン版の両方を提出する。
各クレーム番号の直後に、以下の文言を付す必要がある。

識別用語
状態 用語
  出願時と同一のクレーム   Original
  今回の補正書で補正したクレーム   Currently Amended
  取消すクレーム   Canceled
  審査対象外のクレーム
(選択要求で選択しなかったクレーム)
  Withdrawn
  新に追加したクレーム   New
  前回の補正書で補正したクレーム   Previously Presented
  最後の拒絶理由通知の際の補正で
却下されたクレーム
  Not Entered

 

Amendmentのフォーム;USPTO

<関連法規>
(規則1.121;JPO)
(規則1.121;USPTO)

補正要件違反の場合

新たな争点を盛込む補正を行った場合は、その補正は認められず[Not entered]、アドバイザリ通知が発行される。。
審判請求を行った場合には、認められなかった補正は含まれない。

意見書[Remarks]

意見書は、補正書と併せて提出する。意見書では、審査官にクレームに記載された発明と引用発明との差異点を説明し、拒絶の理由が妥当ではない旨を主張する。

禁反言などを考慮して、反論は明確かつ簡潔に行うことが望ましい。
審査官によって挙げられた引例が、引例としての地位を有していない場合などは、意見書においてその旨を主張する。

意見書では、審査官から指摘された拒絶理由のすべてについて言及しなければならない。

インタビュー[Interview]

審査官の所に出向いて、又は電話によってインタビューをすることができる。ただし、最後の拒絶理由通知が発行された後のインタビューは、審査官の裁量なので拒絶される可能性がある。

<関連法規>

MPEP713;日本語
713 面談
出願人,弁護士又は代理人が審査官の元に直接出向くこと,若しくは当該当事者が審査官と電話若しくはビデオ会議で面談をすること又は審査官による検討を求めて電子メールで検討事項を提示することは,面談とみなされる。
(MPEP713;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP713;英語
713 Interviews [R-11.2013]
Discussions between an applicant and an examiner are often indispensable to advance the prosecution of a patent application. Generally, interviews that improve the mutual understanding of specific issues in an application should be promoted. Properly conducted, an interview can bridge the gap between an examiner and an applicant with regard to the substantive matters at issue in an application. Interviews often help to advance prosecution and identify patentable subject matter. The applicant and the examiner should consider the advantages of conducting an interview to advance the prosecution of a particular patent application. Positions presented during an interview should be advanced with decorum and courtesy.

An interview should be granted when the nature of the case is such that the interview serves to develop or clarify outstanding issues in an application. Both applicants and examiners should understand that interview time is limited for both, and therefore they should use the interview time efficiently. Both parties should ensure the interview does not extend beyond a reasonable time and minimize interruptions during the interview. Applicants and examiners should facilitate the grouping of interviews where effective.

All discussions between the applicant/practitioner and the examiner regarding the merits of a pending application will be considered an interview and are to be made of record. This includes any and all records or communications received in connection with the interview, whether the interview was conducted in-person or through a telephone conversation, video conference, electronic mail, or electronic message system. This policy and other interview tips are detailed in the Interview Best Practices document which is available at http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interview_ best_ practices.pdf. Where an electronic record is created as part of the interview, e.g., a series of electronic messages, a copy of the electronic record is to be made of record in the application. Where an electronic record is not created a summary of the interview must be made of record.
(MPEP713;USPTO)

 
MPEP713.09;日本語
713.09 最終的に拒絶される出願
通常,最終拒絶後に 1 の面談が許される。しかしながら,面談の前に,面談の目的及び内容を簡潔に,なるべく文書にして提出しなければならない。当該面談は,審査官が,審判請求のための処置又は解明はその後の名目的検討のみをもって成就することができると確信する場合に,承認を受けることができる。面談であって,単に,記録されている見解を再述する,又は名目的な再検討以上若しくは新規の調査を必要とするような新たな制限を討議するためのものは,否認されなければならない。MPEP§714.13 参照。
面談は,短縮法定期間の満了後,かつ,期間延長を伴わない,6 月の許容される最長法定期間の前にすることができる。MPEP§706.07(f)参照。
最終拒絶後の第 2 回目又はその後の面談は,審査官が,それが審判請求問題又は出願の処分を迅速化すると確信する場合に行うことができる。
(MPEP713.09;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP713.09;英語
713.09 Finally Rejected Application [R-11.2013]
Normally, one interview after final rejection is permitted in order to place the application in condition for allowance or to resolve issues prior to appeal. However, prior to the interview, the intended purpose and content of the interview should be presented briefly, preferably in writing. Such an interview may be granted if the examiner is convinced that disposal or clarification for appeal may be accomplished with only nominal further consideration. Interviews merely to restate arguments of record or to discuss new limitations which would require more than nominal reconsideration or new search should be denied. See MPEP § 714.13.

Interviews may be held after the expiration of the shortened statutory period and prior to the maximum permitted statutory period of 6 months without an extension of time. See MPEP § 706.07(f).

A second or further interview after a final rejection may be held if the examiner is convinced that it will expedite the issues for appeal or disposal of the application.
(MPEP713.09;USPTO)

再考慮請求[Request for reconsideration ]

クレームを補正することなく、意見のみを述べる場合に提出する。審査官が発明又は引用発明を誤認している場合に有効である。

継続審査請求[Request for Continued Examination]

継続審査請求とは

継続審査請求[RCE]は、一定の料金を支払うことにより、審査のやり直しを求めるものである。
最後の拒絶理由通知を受けた際、現在のクレームでは引例との差異を明確化することが困難であって、更なる補正が必要となる場合に行う対応である。

RCEでは、新たな争点となる特徴を盛り込む補正を行うことができる。逆に、新たな争点が無いと判断されると、継続審査請求[RCE]後に発行される1回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知となる場合がある。(「最後の拒絶理由通知とは」を参照)

また、提出した補正書が新たな争点[New Issue]であるとの理由により却下された場合も、RCEによって再度審査に係属する。

RCE請求フォーム

IDS提出時にRCEが必要となる場合

認可通知が発行された後、知ってから3カ月以上経過した情報をIDSとして提出する場合には、継続審査請求[RCE]をしなければならない。

留意点

仮出願は、継続審査請求[RCE]をすることができない。
2013年3月の料金改定により、2回目以降の継続審査請求[RCE]の料金が高くなった。

手数料については、小規模事業体の場合小規模事業体以外の場合を参照。

<関連法規>

規則1.114;日本語
§1.114 継続審査の請求
(a) 出願に関する手続が終了した場合は,出願人は,次の事項の内の最先のものより前に,提出物及び§1.17(e)に記載される手数料を提出し,出願の継続審査を請求することができる。
(1) 発行手数料の納付。ただし,§1.313 に基づく申請が認められる場合を除く。
(2) その出願の放棄,又は
(3) 35 U.S.C.第 141 条に基づく合衆国連邦巡回控訴裁判所(以下「連邦巡回控訴裁判所」という)への上訴の通知又は35 U.S.C.第145条又は第146条に基づく民事訴訟の開始。ただし,上訴又は民事訴訟が終結している場合を除く。
(b) 本条において使用する場合の,出願に関する手続が終了しているとは,その出願について審判請求が行われていること,又は特許商標庁の最後の指令が最終処分(§1.113),許可通知(§1.311)若しくはそれ以外に出願手続を終了させる指令であることをいう。
(c) 本条において使用する場合の,提出物は,情報開示陳述書,又は記述された説明,クレーム又は図面に係る補正,又は特許性を支持する新たな論拠若しくは新たな証拠を含むが,それに限定されるものではない。35 U.S.C.第 132 条に基づく庁指令に対する応答が終わっていない場合は,提出物は,§1.111 の応答要件を満たしていなければならない。
(d) 出願人が適時に提出物及び§1.17(e)に規定される手数料を提出した場合は,特許商標庁は,庁指令の最終性を撤回し,かつ,提出物は記録され,考慮される。出願人が,審判請求後であるが,その審判請求に関する決定の前に,本条に基づく継続審査の請求を提出した場合は,その請求は,審判請求を取り下げ,審査官による出願についての手続の再開を求める請求として取り扱われる。審判請求趣意書(§41.37)若しくは判請求再答弁趣意書(§41.41),又は関連書類は,本条に基づく提出物とはみなされない。
(e) 本条の規定は,次の事項には適用されない。
(1) 仮出願
(2) 1995 年 6 月 8 日前に 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づいて提出された通常特許出願又は植物
出願
(3) 1995 年 6 月 8 日前に 35 U.S.C.第 363 条に基づいて提出された国際出願
(4) 意匠特許出願,又は
(5) 再審査中の特許
(規則1.114;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.114;英語
.114 Request for continued examination.
(a) If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e) prior to the earliest of:
(1) Payment of the issue fee, unless a petition under § 1.313 is granted;
(2) Abandonment of the application; or
(3) The filing of a notice of appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit under 35 U.S.C. 141 , or the commencement of a civil action under 35 U.S.C. 145 or 146 , unless the appeal or civil action is terminated.
(b) Prosecution in an application is closed as used in this section means that the application is under appeal, or that the last Office action is a final action (§ 1.113 ), a notice of allowance (§ 1.311) , or an action that otherwise closes prosecution in the application.
(c) A submission as used in this section includes, but is not limited to, an information disclosure statement, an amendment to the written description, claims, or drawings, new arguments, or new evidence in support of patentability. If reply to an Office action under 35 U.S.C. 132 is outstanding, the submission must meet the reply requirements of § 1.111 .
(d) If an applicant timely files a submission and fee set forth in § 1.17(e) , the Office will withdraw the finality of any Office action and the submission will be entered and considered. If an applicant files a request for continued examination under this section after appeal, but prior to a decision on the appeal, it will be treated as a request to withdraw the appeal and to reopen prosecution of the application before the examiner. An appeal brief (§ 41.37 of this title) or a reply brief (§ 41.41 of this title), or related papers, will not be considered a submission under this section.
(e) The provisions of this section do not apply to:
(1) A provisional application;
(2) An application for a utility or plant patent filed under 35 U.S.C. 111(a) before June 8, 1995;
(3) An international application filed under 35 U.S.C. 363 before June 8, 1995;
(4) An application for a design patent; or
(5) A patent under reexamination.
(規則1.114;USPTO)
 
MPEP706.07(h);日本語
706.07(h) 継続審査請求(RCE)実務 [R-6]
特許法第 132 条 拒絶通告;再審査
*****
(b) 特許商標庁長官は,出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を定めるものとする。特許商標庁長官は,当該継続審査について適切な手数料を定めることができ,また,第 41 条(h)(1)に基づく減額された手数料についての資格を有する小規模事業体に対し当該手数料に関する 50%の減額を規定するものとする。
特許規則 1.114 継続審査請求
(a) 出願に関する手続が終了した場合は,出願人は,次に掲げる事項の内の最先のものより前に提出物及び§1.17(e)に記載されている手数料を提出することによって,出願についての継続審査を請求することができる。
(1) 発行手数料の納付。ただし,§1.313 に基づく申請が承認される場合を除く。
(2) 出願の放棄,又は
(3) 特許法第 141 条に基づく連邦巡回控訴裁判所に対する上訴通知書の提出,又は特許法第145 条若しくは第 146 条に基づく民事訴訟の開始。ただし,その上訴又は民事訴訟が終結している場合を除く。
(b) 本条において使用される「出願に関して手続が終了する」とは,出願について上訴がされていること,又は最後の庁指令が最終庁指令(§1.113),許可通知(§1.311)若しくは他の形で出願手続を終了させる指令であることをいう。
(c) 本条において使用される提出物は,情報開示陳述書,記述説明,クレーム又は図面についての補正書,及び特許性を支持する新たな主張又は新たな証拠を含むが,それに限定されない。特許法第 132 条に基づく庁指令に対する応答が未処理となっている場合は,提出物は,§1.111 の応答要件を満たしていなければならない。
(d) 出願人が適時に提出物,及び§1.17(e)に記載されている手数料を提出した場合は,特許商標庁は庁指令の終局性を撤回し,その提出物は採用され,検討される。出願人が本条に基づく継続審査請求書を,上訴後であるが,その上訴に関する決定の前に,提出する場合は,それは,上訴を取り下げ,審査官に対する出願手続を再開するための請求として取り扱われる。上訴趣意書(§41.37)若しくは応答趣意書(§41.41)又は関連書類は,本条に基づく提出物とは考えられない。
(e) 本条の規定は次の事項には適用されない。
(1) 仮出願
(2) 1995 年 6 月 8 日前に特許法第 111 条(a)に基づいてされた通常(utility)又は植物特許についての出願
(3) 1995 年 6 月 8 日前に,特許法第 363 条に基づいてされた国際出願
(4) 意匠特許出願,又は
(5) 再審査中の特許
特許法第 132 条(b)は,手数料を納付してされる出願人による請求(継続審査請求,すなわち,RCE)に基づいて,出願人に対して特許規則 1.53(b)に基づく継続出願を要求することなく,出願についての継続審査を規定している。RCE 実務を実行するために,特許規則 1.114 は,出願人が,手続が終了している出願(例えば,その出願が最終拒絶又は許可通告を受けている)に関する継続審査を,提出物を提出し,所定の手数料を納付することによって,獲得できる方法を定めている。出願人は,前にクレームされ,権利事項として,審査されているクレームからは独立しており,かつ,異なっているクレームを基にして,継続審査を獲得するための RCE を提出することはできない(すなわち,出願人は発明を取り替えることができない)。
特許規則 1.145 参照。新たに提出されるクレームであって,前にクレームされている発明からは独立しており,かつ,異なっている発明を対象としているものは,検討から取り下げられ,かつ,採用されない。下記 VI.参照。RCE は新たな出願ではない。それ故に,特許商標庁は,RCE を新たな出願,例えば,特許規則 1.53(b)に基づいてされる出願又は特許規則 1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)には転換しない。
(MPEP706.07(h);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
MPEP706.07(h);英語
706.07(h) Request for Continued Examination (RCE) Practice
35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination.
*****

(b) The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1).
37 C.F.R. 1.114 Request for continued examination.
(a) If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e) prior to the earliest of:
(1) Payment of the issue fee, unless a petition under § 1.313 is granted;
(2) Abandonment of the application; or
(3) The filing of a notice of appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit under 35 U.S.C. 141, or the commencement of a civil action under 35 U.S.C. 145 or 146, unless the appeal or civil action is terminated.
(b) Prosecution in an application is closed as used in this section means that the application is under appeal, or that the last Office action is a final action (§ 1.113), a notice of allowance (§ 1.311), or an action that otherwise closes prosecution in the application.
(c) A submission as used in this section includes, but is not limited to, an information disclosure statement, an amendment to the written description, claims, or drawings, new arguments, or new evidence in support of patentability. If reply to an Office action under 35 U.S.C. 132 is outstanding, the submission must meet the reply requirements of § 1.111.
(d) If an applicant timely files a submission and fee set forth in § 1.17(e), the Office will withdraw the finality of any Office action and the submission will be entered and considered. If an applicant files a request for continued examination under this section after appeal, but prior to a decision on the appeal, it will be treated as a request to withdraw the appeal and to reopen prosecution of the application before the examiner. An appeal brief (§ 41.37 of this title) or a reply brief (§ 41.41 of this title), or related papers, will not be considered a submission under this section.
(e) The provisions of this section do not apply to:
(1) A provisional application;
(2) An application for a utility or plant patent filed under 35 U.S.C. 111(a) before June 8, 1995;
(3) An international application filed under 35 U.S.C. 363 before June 8, 1995;
(4) An application for a design patent; or
(5) A patent under reexamination.
35 U.S.C. 132(b) provides for continued examination of an application at the request of the applicant (request for continued examination or RCE) upon payment of a fee, without requiring the applicant to file a continuing application under 37 CFR 1.53(b). To implement the RCE practice, 37 CFR 1.114 provides a procedure under which an applicant may obtain continued examination of an application in which prosecution is closed (e.g., the application is under final rejection or a notice of allowance) by filing a submission and paying a specified fee. Applicants cannot file an RCE to obtain continued examination on the basis of claims that are independent and distinct from the claims previously claimed and examined as a matter of right (i.e., applicant cannot switch inventions). See 37 CFR 1.145. Any newly submitted claims that are directed to an invention that is independent and distinct from the invention previously claimed will be withdrawn from consideration and not entered. See subsection VI. below. An RCE is not the filing of a new application. Thus, the Office will not convert an RCE to a new application such as an application filed under 37 CFR 1.53(b) or a continued prosecution application (CPA) under 37 CFR 1.53(d).
(MPEP706.07(h);USPTO)

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