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分割・継続出願~米国~

2012年9月16日にて米国法改正により宣言書の書式が変更されているため、同日以降に出願する分割・継続出願は新たな書式の宣言書を再度提出する必要がある。

分割出願[Divisional Application]

分割出願とは

分割出願とは、2以上の発明を包含する出願において、当該出願時の利益を保持したまま1の発明を新たに出願することをいう。

限定要求にて選択されなかったクレーム群は、分割出願により権利化を図ることができる。
分割出願の存続期間は、親出願から20年となる。

親出願で審査官に考慮されているIDSについては、再度提出する必要はありません。ただし、審査官から考慮されていない文献については、提出する必要があります。継続出願やRCEについても同様です。

<関連法規>

特許法第121条;日本語
第 121 条 分割出願
1 の出願によって 2 以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は,長官は,当該出願をその内の 1 発明に限定すべき旨を要求することができる。他の発明が第 120 条の要件を満たす分割出願の主題とされた場合は,当該分割出願は,原出願に係る出願日の利益を受ける権原を有する。
本条に基づいて限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対して付与された特許は,分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は,特許商標庁においても又は裁判所においても,分割出願に対して,又は原出願若しくはその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。
分割出願が原出願の出願時に記載され,クレームされている主題のみを対象としている場合は,長官は,発明者による署名行為を免除することができる。特許の有効性は,長官が出願を 1 発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。(特許法第121条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第121条;英語
35 U.S.C. 121 (pre-AIA) Divisional applications.
If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. If a divisional application is directed solely to subject matter described and claimed in the original application as filed, the Director may dispense with signing and execution by the inventor. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.(特許法第121条;USPTO)

分割可能時期

出願人は、特許証が発行されるまで分割出願を行うことができる。従って、特許料を納付した後は順番に特許証が発行されるため、それまでに分割出願を行っておくことが好ましい。

特許が発行されるまでは、分割継続出願を行うことができます。特許される日は、特許料を支払った後に発行されるIssue Notificationに記載されています。特許料を支払った後に分割・継続出願をしたい場合には、こちらからIssue Notificationを確認すればよいでしょう。特許料支払い後、おおよそ1カ月前後で特許となるようです。

継続出願[Continuation Application]

継続出願によって、明細書に記載されており、クレームに記載されていない発明の権利化を図ることができる。継続出願は、以下の要件を満たさなければならない。

  1. 親出願が審査に係属していること
  2. 親出願と同じ明細書であること
  3. 発明者が同一であること

継続出願の存続期間は、親出願の出願日から20年となる。

<関連法規>

特許法第154(a)条;日本語
第 154 条 特許証の内容及び存続期間;仮の権利
(a) 一般
(1) 内容
全ての特許証は,発明の簡単な名称,並びに特許権者,その相続人又は譲受人に対して,詳細は明細書を参照して,他人がその発明を合衆国において製造し,使用し,販売の申出をし若しくは販売すること,又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利,及び発明が方法である場合は,他人が当該方法によって製造される製品を合衆国において使用し,販売の申出をし若しくは販売すること,又は合衆国に輸入することを排除する権利の付与を含むものとする。
(2) 存続期間
本法に基づく手数料の納付を条件として,当該付与は,特許の発行日に始まり,合衆国において特許出願がされた日から,又はその出願が第 120 条,第 121 条若しくは第 365 条(c)に基づき,先になされた 1 又は 2 以上の出願についての明示の言及を含んでいる場合は,それらの内の最先の出願がされた日から 20 年後に終了する期間を対象とする。
(特許法第154条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第154(a)条;英語
target=35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights.
[Editor Note: 35 U.S.C. 154(b)(1) as set forth below is only applicable to patent applications subject to the (a) IN GENERAL.
(1) CONTENTS.?Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.
(2) TERM.?Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120 , 121 , or 365(c) , from the date on which the earliest such application was filed.
(特許法第154条;USPTO)

継続出願可能時期

出願人は、特許証が発行されるまで継続出願を行うことができる(分割出願と同じ)。従って、特許料を納付した後は順番に特許証が発行されるため、それまでに分割出願を行っておくことが好ましい。

<関連法規>

特許法第120条;日本語
第 120 条 合衆国における先の出願日の利益
合衆国において先になされた出願において又は第 363 条によって規定される出願において,第 112 条第 1 段落に定められる方式によって開示される発明の特許出願であって,先になされた出願に記名された発明者によってなされるものは,その発明に関し,先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有する。ただし,その出願が,最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前になされること,及び先になされた出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。
出願は,先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する,出願係属中の期間内に提出されない場合は,先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は,前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は,本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し,割増金の納付を含め,その受理手続を制定することができる。(特許法第120条;JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
特許法第120条;英語
35 U.S.C. 120 (pre-AIA) Benefit of earlier filing date in the United States.
An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 , which is filed by an inventor or inventors named in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section.(特許法第120条;USPTO)

一部継続出願[Continuation in part]

一部継続出願とは

一部継続出願とは、新たに行う出願に基礎となる出願に含まれていない事項を追加して行う出願をいう。

ただし、基礎となる出願に含まれている発明は、基礎出願の出願日の利益を享受し、新たに追加した事項は、現実の出願日を基準に判断される

一部継続可能時期

出願人は、特許証が発行されるまで一部継続出願を行うことができる。従って、特許料を納付した後は順番に特許証が発行されるため、それまでに一部継続出願を行っておくことが好ましい。

<関連法規>

規則1.53(d);日本語
§1.53 出願番号,出願日及び出願の完成 (抜粋)
(d) 出願要件-継続手続(非仮)出願
(1) 先の非仮出願に関する継続又は分割出願(一部継続出願を除く)は,本項に基づく継続手続出願としてすることができる。ただし,次の事項を条件とする。
(i) その出願が意匠特許に関するものであること
(ii) 先の非仮出願が,§1.51(b)の定義による完全な意匠出願であること,及び
(iii) 本項に基づく出願が,次の事項の内の最先のものより前にされること
(A) 先の出願についての発行手数料の納付。ただし,先の出願において§1.313(c)に基づく申請が認められる場合は,この限りでない。
(B) 先の出願の放棄,又は
(C) 先の出願に関する手続の終結
(2) 継続手続出願の出願日は,別途の書類により本項に基づく出願の請求が提出された日である。本項に基づいてされる出願は,
(i) 先の出願を特定しなければならず,
(ii) 先の出願に開示されている主題のみを開示し,かつ,クレームし,
(iii) (d)(4)に定める場合を除き,本項に基づく出願がされた時点において,先の出願に記名されていた発明者と同一の発明者を記名しており,
(iv) 本項に基づく出願の請求を含んでおり,新規出願を構成するために,先の出願の明細書,図面及び宣誓書若しくは宣言書を含め,先の出願のファイル・ラッパー及び内容を利用する予定のものであり,また,識別のために先の出願の出願番号が割り当てられる予定のものであり,また
(v) 本項に基づく出願の請求の提出時点において,先の出願を明示的に放棄するための請求である。
(3) 本項に基づいてされる継続手続出願についての出願手数料,調査手数料及び審査手数料は,§1.16(b)に記載されている出願基本手数料,§1.16(l)に記載されている調査手数料及び§1.16(p)に記載されている審査手数料である。
(4) 本項に基づいてされる出願は,先の出願に記名されている発明者全員よりも少ない発明者が提出することができる。ただし,本項に基づく出願の請求書に,それが提出されたとき,新たな出願においてクレームされている発明の発明者でない者の名称の削除を請求する陳述書が添付されていることを条件とする。本項に基づいてされる出願においては,§1.48 による発明者名の訂正の方法による場合を除き,本項に基づく出願が訂正された日において先の出願に発明者として記名されていない者を,発明者として記名することができない。
(5) 新たな変更は,本項に基づく出願の出願前に存在している形での先の出願に対する補正の形で行われなければならない。本項に基づく出願(継続手続出願)に関する補正は,新規事項,又は先の出願において新規事項になると思われる事項を導入することができない。本項に基づく出願の請求書に添付して提出される新たな明細書は,原出願書類の一部とはみなされず,§1.125 による差替明細書として取り扱われる。
(6) 本項に基づく継続手続出願の提出は,§1.14 に基づいて先の出願又は本項に基づいてされる継続出願の何れかに関する写し又は情報を利用することができる公衆の一員は,そのファイル・ラッパーにある他の出願に関する写し又は類似の情報を利用することが認められる範囲において,35 U.S.C.第 122 条に基づく秘密保持についての出願人による権利放棄を含むものと解釈される。
(7) 本項に基づく出願のための請求は,当該請求において特定されている,出願番号を与えられた全ての出願に対する 35 U.S.C.第 120 条によって要求される明示の言及である。本項に基づく出願に関する補正は,先の出願に対する明示の言及を削除することができない。
(8) 出願人は,本項に基づく出願の請求において,先の出願の出願番号を特定することに加え,出願人の可能な限りにおいて,先の出願に関する次の情報を提出しなければならない。
(i) 発明の名称
(ii) 出願人の名称,及び
(iii) 通信宛先
(9) 本項に基づいてされる出願について,限定された期間における処分の停止を請求することに関しては,§1.103(b)を参照。(規則1.53(d);JPO)
【引用】特許庁 外国産業財産権制度情報
 
規則1.53(d);英語
1.53 (pre-AIA) Application number, filing date, and completion of application.
(d) Application filing requirements – Continued prosecution (nonprovisional) application .
(1) A continuation or divisional application (but not a continuation-in-part) of a prior nonprovisional application may be filed as a continued prosecution application under this paragraph, provided that:
(i) The application is for a design patent;
(ii) The prior nonprovisional application is a design application that is complete as defined by § 1.51(b) ; and
(iii) The application under this paragraph is filed before the earliest of:
(A) Payment of the issue fee on the prior application, unless a petition under § 1.313(c) is granted in the prior application;
(B) Abandonment of the prior application; or
(C) Termination of proceedings on the prior application.
(2) The filing date of a continued prosecution application is the date on which a request on a separate paper for an application under this paragraph is filed. An application filed under this paragraph:
(i) Must identify the prior application;
(ii) Discloses and claims only subject matter disclosed in the prior application;
(iii) Names as inventors the same inventors named in the prior application on the date the application under this paragraph was filed, except as provided in paragraph (d)(4) of this section;
(iv) Includes the request for an application under this paragraph, will utilize the file jacket and contents of the prior application, including the specification, drawings and the inventor’s oath or declaration from the prior application, to constitute the new application, and will be assigned the application number of the prior application for identification purposes; and
(v) Is a request to expressly abandon the prior application as of the filing date of the request for an application under this paragraph.
(3) The filing fee, search fee, and examination fee for a continued prosecution application filed under this paragraph are the basic filing fee as set forth in § 1.16(b) , the search fee as set forth in § 1.16(l) , and the examination fee as set forth in § 1.16(p) .
(4) An application filed under this paragraph may be filed by fewer than all the inventors named in the prior application, provided that the request for an application under this paragraph when filed is accompanied by a statement requesting deletion of the name or names of the person or persons who are not inventors of the invention being claimed in the new application. No person may be named as an inventor in an application filed under this paragraph who was not named as an inventor in the prior application on the date the application under this paragraph was filed, except by way of correction of inventorship under § 1.48 .
(5) Any new change must be made in the form of an amendment to the prior application as it existed prior to the filing of an application under this paragraph. No amendment in an application under this paragraph (a continued prosecution application) may introduce new matter or matter that would have been new matter in the prior application. Any new specification filed with the request for an application under this paragraph will not be considered part of the original application papers, but will be treated as a substitute specification in accordance with § 1.125 .
(6) The filing of a continued prosecution application under this paragraph will be construed to include a waiver of confidentiality by the applicant under 35 U.S.C. 122 to the extent that any member of the public, who is entitled under the provisions of § 1.14 to access to, copies of, or information concerning either the prior application or any continuing application filed under the provisions of this paragraph, may be given similar access to, copies of, or similar information concerning the other application or applications in the file jacket.
(7) A request for an application under this paragraph is the specific reference required by 35 U.S.C. 120 to every application assigned the application number identified in such request. No amendment in an application under this paragraph may delete this specific reference to any prior application.
(8) In addition to identifying the application number of the prior application, applicant should furnish in the request for an application under this paragraph the following information relating to the prior application to the best of his or her ability:
(i) Title of invention;
(ii) Name of applicant(s); and
(iii) Correspondence address.
(9) See § 1.103(b) for requesting a limited suspension of action in an application filed under this paragraph.(規則1.53(d);USPTO)

留意事項

分割出願及び継続出願は、明細書の冒頭で基礎となる出願の出願番号(特許番号)を関連出願として述べる必要がある。
例えば、分割出願の場合は、以下のように述べる。

・継続出願

This application is a continuation application of US Pat. No. ….

・分割出願

This applicagion is a divisional applicartion of and claimed priority of Pat. No. ….

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