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手続補正書・意見書~日本~

手続補正書

補正することができる範囲

補正は、願書に最初に添付した書面の範囲内で行わなければならない。例えば、「弾性体」を「つるまきバネ」とする補正は認められない。

外国語書面出願においては、翻訳文(誤訳訂正書で訂正した場合は、訂正語の翻訳文)の範囲内で行わなければならない。

(手続補正書フォーム;特許庁)
(手続補正書記入例;特許庁)

<関連法規>
(審査基準第Ⅳ部 第1章 補正の要件;特許庁)
(審査基準第Ⅳ部 第2章 新規事項を追加する補正;特許庁)
(出願の手続 第11節 願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書等の補正;特許庁)

自発補正可能時期

出願人は、以下の自由に自発補正を行うことができる。

  1. 最初の拒絶理由通知を受ける前
  2. 拒絶理由通知によって指定された期間
  3. 最後の拒絶理由通知によって指定された期間
  4. 拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合

PCTの国内移行の出願は、国内段階に移行するまで、補正を行うことができない。

<関連法規>

特許法第17条の2第1項
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
特許法第17条の2第1項
 
特許法第184条の12第1項
(補正の特例)第百八十四条の十二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
特許法第184条の12第1項

拒絶理由通知の応答時の補正

拒絶理由通知に対する応答時は、特許法第17条の2第4項の特別な技術的特徴を変更する補正とならないように留意すべきである。

つまり、補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

<関連法規>

特許法第17条の2第1項
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
特許法第17条の2第4項

特別な技術的特徴の変更

審査において、請求項1が先行技術に対する貢献(新規性)が無いと判断された場合、従属請求項において、先行技術の貢献の有無を判断する。
例えば、下記のような特許請求の範囲において、請求項3で先行技術に対する貢献が有ると判断されたとする。そうすると、特別な技術的特徴を変更しないためには、請求項2及び3の特徴を請求項1に盛り込む必要がある。つまり、出願人は、請求項2及び3の特徴を盛り込んだ上で、さらに引用文献との差異を明確にする補正を行う。
ただし、出願人が、請求項1又は2において先行技術に対する貢献が有ると考える場合には、意見書にてその旨を反論する。

上記の場合において、請求項4及び5は審査対象外となる。

<関連法規>
(審査基準 第Ⅳ部 第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正;特許庁)

最後の拒絶理由通知応答時の補正は、「最後の拒絶理由通知」を参照のこと

意見書

意見書では、以下の意見書記載例に示すような順番で記載する。特に書き方が決まっているわけではないが、審査官にわかりやすいよう簡潔な文章で記載する。

禁反言への影響を考慮して意見書を作成する。禁反言とは、審査段階で出願人が権利範囲でないと認めた範囲については、侵害の段階で権利範囲であると主張することができないというものである。
出願人は、後の権利行使も考慮して、意見書で権利範囲を狭小に解釈し過ぎないように留意する。

(意見書フォーム;特許庁)
(意見書記載例;特許庁)

フォーマットダウンロード

以下のURLから特許庁手続書類のフォーマットを一式ダウンロードすることができます。htmlで表示されるため、ワード等に貼り付けて編集します。インターネット出願の場合には、最終的にhtmlに戻します。

<関連サイト>
(工業所有権情報・研修館 申請書類のひな型ダウンロード)

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